Blog

有很多企业会基于一件发明同时向多个国家递交申请，这些专利授权后即构成同族专利。不难想到，不同国家的审查标准不同，因此这些同族专利有可能会因收到各国不同的审查意见，取得不同的保护范围。 基于此前提，如果申请人递交的美国专利在美涉及专利诉讼，其同族专利的审查历史或者保护范围，对美国专利诉讼是否会产生影响？ 这个问题没有绝对的答案，需要根据每个案子的具体情况来看。整体来说，这类外部证据被参考的概率很小，但是不排除在法院无法依靠内部证据准确界定某些术语表达时，可能会进一步参考外国同族申请历史作为辅助 具体分析与案例分享 在美国诉讼中，对于权要语言的诠释，可以参考两类证据，一类是内部证据（intrinsic evidence），一类是外部证据（extrinsic evidence）。 内部证据主要是指美国专利的权要、说明书和审查历史，这是法庭会参考的主要证据。 外部证据可以泛指除内部证据以外其他的证据类型，包括手册、专家证词、发明人证词等，也包括本处我们提到的其他同族申请的审查历史。 在诉讼过程中，内部证据是诉讼中使用的主要手段，外部证据只是作为补充。如果在审查过程中，内部证据对于审理是充分的，那就没有必要去依赖外部证据。大量的案例也显示，在使用外部证据时，法院的态度是比较保守的。而外国同族申请的审查历史，也属于外部证据。 以下是几个示例： 在Pfizer, Inc. v. Ranbaxy Laboratories Ltd. (2006)[1]一案中，美国联邦巡回上诉法院(以下简称CAFC) 声称﹕涉诉专利国外（丹麦）同族申请的陈述与专利权范围解释无关，因为国外申请中很多内容是需要满足丹麦及欧洲法律对可专利性的要求。 在Heidelberger Druckmaschinen AG v. Hantscho Commercial Products, Inc. [2](1994) 一案中，CAFC声称：各国对可专利性的规定各有不同，审查实务也是如此。在使用外国专利审查行为以决定是否符合美国专利法第103条要件时必须谨慎，因为理论与实务的国际一致性尚未达成。 那在何种情况下，法院会考虑国外审查历史呢？我们可以结合以下两个案例做个推断。 在Caterpillar Tractor Co. v. Berco, S,p.A[3].(1983)一案中，CAFC声称： Though no au […] …

要求国内申请的“优先权”，递交 美国专利 申请，是专利落地美国的常见方式。专利里的权利是有时效的。就如大家熟悉的，中国发明专利权20年的期限。专利申请里的“优先权”，也是有期限的。准备申请美国专利时，发现“优先权”期限已经过了，只能无奈放弃吗？先别着急，美国国知局（USPTO）给申请人提供了权利恢复机会，先看看你是否符合条件。 …

申请人在递交中国专利申请后一般会收到多次的审查意见通知书，如“第一次审查意见通知书”、“第N次审查意见通知书”、“驳回决定通知书”等。与中国专利申请的过程类似，美国专利申请递交后，申请人也会收到不同类型的审查意见通知书（Office Action，简称OA）。 这些常见的OA是什么含义，收到后应采取何种对应措施，是很多申请人都比较关心的问题。在本文中，我们将简单介绍四种常见的美国专利申请OA类型： Requirement for Restriction/Election、Non-final OA、Final OA和Advisory Action，以及这些OA的应对策略，希望对各位申请人有帮助。 在了解OA类型之前，我们可以先简单了解美国OA下发所依据的法律法规： 限制性要求：Requirement for Restriction/Election 一、什么是Requirement for Restriction/Election Requirement for Restriction/Election（简称Restriction Requirement、RR）就是限制性要求，分为两种：“发明限制”（Invention Restriction）和“类别限制”(Species Restriction)。当审查员认为一件申请存在两件或两件以上独立且不同（independent and distinct）的发明时，就会下发此类审查意见，要求申请人选择其中一件发明对应的权利要求（后面简称为权要）。 在RR中，“发明限制”是比较常见的情况。当审查员认为专利申请不符合“发明单一性”要求，则会根据他所理解的权要中所包含的不同发明将权要进行分组（groups），然后要求申请人选择一组进行后续审查。 而“类别限制”则是在生物等技术领域出现的概率比较大，当申请记载了多个实施例，而这些实施例在有大量相同技术特征的同时，可能还会有一些不同的特征。为了能够更好地开展针对发明的检索，有时审查员会把不同的技术特征分为不同的类别，以此为基础要求申请人选择其中一个类别作为检索的起点。 二、Requirement for Restriction/Election的答复期限以及应对策略 RR的答复期限是发文日起2个月（最多可延长至发文日起6个月，但需缴纳延期费）。与很多国家不同，美国 […] …

信息披露制度（IDS）是美国专利申请制度中很重要的一部分。该制度要求申请人需要将与专利申请密切相关的信息以IDS的形式提交给美国专利商标局，以供审查员在审查申请时予以考虑。从后果来说，信息披露不但会影响专利审查，还会影响专利的诉讼和交易。 …

在美国专利申请的过程中，充满了许多法律细节，需要仔细遵循规定和程序，才能确保顺利申请。除了技术性文件，包括说明书、附图外，美国专利申请中还要注意哪些问题呢？ 在众多节点中，签署文件可能是一个容易被忽视但却极其重要的环节。在准备专利申请时，申请人需要重点关注转让协议（Assignment）和发明人誓言（Declaration）的签署。这两份文件是发明人需要签署的文件，如果未按规范要求在规定时间内完成签署，可能会给专利带来隐患。 转让协议 Assignment Assignment是一方将其所拥有的专利申请或专利的部分或全部的权益转让给另一方的书面文件。将Assignment文件在USPTO指定的系统进行登记，能够公示对专利或专利申请的所有权，防止因为所有权不明而引起的纠纷。 Assignment的出让方和受让方可以是个人，也可以是公司。最常见的Assignment是发明人把其权益转给申请人（如公司或学校）的协议。要知道，美国的专利系统，遵从的是“一切源于发明人”这个原则，即如果没有明确的转让文件，默认是发明人对专利（或申请）拥有所有权。这个理念虽然在2012年的新专利法案通过之后略有改观，但还是需要通过签署转让协议，明确发明人把专利或申请的权益转让给了申请人。 在实务中，绝大多数的发明都是职务发明，其所有者是发明人的雇主，即申请人（如公司或学校），如果不递交从发明人向申请人的Assignment，专利的所有权就不够明晰。因此，通过递交Assignment来指明从发明人向申请人的权益转移就变得非常重要了。 发明人宣誓或声明 Oath or Declaration Oath or Declaration对于专利授权来说是不可或缺的，它是与美国专利申请相关的一项法律要求，其目的是确保专利申请的真实性和合法性。理论上来说，发明人可以在由美国政府授权的人员面前进行宣誓（oath），或是呈交一份书面的声明（declaration），但是在实务中，宣誓的方式已经基本无人采用，大家都是提交一份声明。 对于Declaration的内容，美国法律和专利实施细则明确规定了发明人必须做出的声明： 1) 签署人充分了解申请的内容； 2) 签署人知晓信息披露的义务，需要将与专利性相关的所有已知信息披露给专利局。 另外，Declaration还必须包括确认惩罚的声明：如果在Declaration […] …

在布局美国专利时，很多企业因为不了解美国专利申请和中国专利申请的质量差异，以中国申请的质量标准去衡量美国专利申请，导致最终申请的美国专利并未实现预期的目标，甚至遭受经济损失。对应的，申请人应了解美国专利申请的要求，系统修改提升专利质量，提升美国专利申请的价值。 …

大部分中国申请人是通过巴黎公约途径或者PCT途径递交美国专利申请，而无论是巴黎公约途径还是PCT途径，对于美国专利提交的时限都有严格要求。如果不小心错过了期限怎么办？有什么补救措施吗？今天我们将结合不同的递交情跟大家分享一下，递交美国专利申请时，如果错过 优先权递交期限 应该如何补救。 情况一 PCT进入美国国家阶段时超过30个月 大家都知道，如果你已递交了一份PCT申请，那么一般来说，需要在最早优先权的30个月内落地各个国家。 如果很不幸，你错过了30个月的美国国家阶段期限，但延迟是非故意的，则可以提交延迟的美国国家阶段申请。申请人可以基于37 CFR 1.137提出恢复 PCT 申请优先权的请求书。 需要提交的内容包括： A. 申请文件及费用，即美国国家申请以及与进入美国国家阶段相关的所有必要文件和费用； B. 延迟产生的请求费（2,100美元/大实体；1,050美元/小实体；525美元/微实体；法律依据为美国专利法实施细则37 CFR 1.17(m)）； C. 关于延迟是非故意的声明（包含在表格 PTO/SB64/PCT 中），需要说明：“从给定的期限到此次根据 37 CFR 1.137(b) 提交的请愿书的延迟是非故意的。 情况二 发明申请基于巴黎公约进入美国超过12个月 《巴黎公约》规定，发明的专利申请人从首次向成员国提出申请之日起，可以在12个月内以同一发明向其他成员国提出申请。 如果申请人想基于巴黎公约在美国递交一份发明专利申请，但是超过了12个月的期限，那么如果未超过14个月，可以基于35 U.S.C.119进行补救。 需要提交的内容包括： A. 一份application data sheet（ADS），列出优先权的相关信息如优先权的申请号，国别，递交的年月日等（如果先前已递交过，则不用此份文件）； B. 延迟产生的请求费（2,100美元/大实体；1,050美元/小实体；525美元/微实体；法律依据为美国专利法实施细则37 CFR 1.17(m)）； C. 关于整个延迟是非故意的声明；如果对延误是否是非故意这一情况有疑问，PTO可能会要求提供更多信息。 同样的，从外国申请的优先权日起，申请人可以在14个月内向美国专利商标局提交PCT 申请，只需要提交恢复优先权的请求书。 需要提交的内容包括： A. &nbs […] …

PCT进入美国的方式有两种，一种就是我们熟悉落地（371途径），还有一种是以续案的形式进入美国（Bypass Continuation）。Bypass对说明书的修改更灵活，Bypass可选的加速审查的方式更多，371途径的官费更便宜。两种方式各有利弊，具体选用哪一种需要根据案子情况和客户需求来定。 …

在申请海外专利时，即使优先权文件或PCT的质量不高，申请人仍旧有机会在合适的时机对这类优先权或PCT进行修改补救，以获得完善的、高质量的申请，为专利进入目标国家的后续发展打下坚实基础。具体来说，如果不涉及新增内容的非实质修改，任何落地途径都可以在递交落地申请前，对优先权或PCT进行修改再递交。 …

近期有申请人问到，美国发明专利申请可以提前公布吗？如果可以提前公布，会不会和中国专利制度类似，能够加快专利申请审查的速度？本篇我们将详细跟大家分享一下美国发明专利申请提前公布的知识，希望能为您答疑解惑。 正常的公布程序 美国专利申请没有后提实审（即在发明专利申请公布后才提出实质审查）的概念，除了临时申请，其他专利实行的是全审查制，即默认提实审。美国发明申请的实审制度不像中国发明专利申请这样，必须公布后才进入实审，也就是说，美国专利申请不会收到“公布及进入实质审查通知书”。 那么美国专利申请什么时候公布，什么时候进入实审呢？ 关于何时公布：美国申请的受理通知里一般会有预计公布日（projected publication date），而法条也有明确规定：“预计公布日通常以以下日期中后到期者为准：（1）最早优先权日起18个月；或（2）受理通知书官文日起14周。”同时，法条还规定，美国专利申请会于每周的周四公布（偶尔也有申请不是在周四公布的）。 此外，还有其他因素会影响公布日。例如，在收到受理通知书并且通知书中明确指出了预计公布日后，如果审查员此时又发现了些小问题（例如形式问题），则会下一份补正通知书。补正成功后，申请人会收到一份新的受理通知书，而这份受理通知书中的预计公布日大致会被延期。 关于何时实审：最新数据显示，美国发明申请收到第一次OA（审查意见）的平均周期是19.4个月。 提前公布能提前多久 讲完正常的公布程序，现在来回答申请人关心的问题，美国发明专利申请可以提前公布吗？答案是肯定的。在递交发明专利申请的时候，申请人是可以选择提前公布的。那么提前公布可以提前多久？ 如果请求了提前公布，那么在文件、费用等准备完成的情况下，可以进入公布程序，而公布程序大概会花14周（即自递交时间14周左右公布）。 需要注意的是，如果递交后需要补正，USPTO会随受理通知书一起下发“补正通知书”，此时的受理通知书里不会有预计公布日。申请人补正成功后收到的第二次受理通知书中才会有预计公布日。因此，若申请人急需提前公布，文件准备方务必谨慎，否则就会影响公布时间。 提前公布对审查速度有影响吗 递交中国发明专利申请时，如果选择提前公布，可以加快审查速度的（即提前进入实审）。 而开篇提到，美国申请的公布和实审是两个独立的进程，二者不存在先后顺序，因此，美国发明专利申请中通常不把公布视作一个重 […] …