中美撰写差异:混合型权利可能直接导致你的美国专利失败,国内企业必看
中美撰写差异:混合型权利可能直接导致你的美国专利失败,国内企业必看
你觉得这条准备进入美国的权利要求,有什么明显的撰写问题吗?
一种服务器(A server),包括:
一个处理器;
一个存储器,存储指令以使服务器:向一个移动设备发送一个验证码;
并且,用户在所述移动设备上输入该验证码。
这条权要看起来逻辑非常通顺:服务器发验证码,用户输验证码,形成了一个完整的交互闭环。
在很多中国申请人眼里,这是一条再正常不过的权利要求,它完整地描述了技术方案。甚至在国内审查中,这种写法也经常能够获得授权。
但如果要申请美国专利,这条权要存在致命的缺陷。
它极有可能在审查阶段就被驳回,或者即便侥幸授权,在未来的诉讼中也很可能因为不符合美国专利法第112条而被直接认定无效。
今天要说的,就是这个绝大部分国内申请人容易忽略,但后果非常严重的“混合型权利要求”问题。
法院如何认定这种写法?
美国法院在针对此类问题的判例中(如 In re Katz 案)曾明确指出:上述这种写法使得侵权的界限变得模糊。
我们来拆解一下这条权要涉及的主体:
1.“向移动设备发送验证码”:这个动作是由服务器执行的。
2.“用户在移动设备上输入验证码”:这个动作是由用户执行的。
这就触犯了美国专利法中隐含的“单一实体原则”(Single Entity Rule)。
为什么说这个原则是隐含的?
因为,在美国专利法中,没有任何一个条款直接写明或定义“单一实体原则(Single Entity Rule)”。这个原则并不是一个成文的法律条款,而是由美国法院在解释和应用直接侵权条款 35 U.S.C. § 271(a) 的过程中,通过长期的判例法建立起来的一个司法原则。
美国法院在解释侵权条款(35 U.S.C. § 271(a))时认为,“任何人(Whoever)”是一个单数形式。这意味着,要判定直接侵权,必须由一个单一的法律主体(a single legal entity)实施了权利要求中的所有步骤。
在上述案例中,如果竞争对手制造了该服务器,但他并没有实施“用户输入”这一步;而使用该服务器的用户虽然输入了,但他并没有制造服务器。
这就导致了一个无法确定侵权主体的局面: 既然没有一个单一实体完成了权要里的所有要素,也就无法认定侵权。
此外,法院认为这种将“产品(服务器)”和“用户使用该产品的方法(输入)”混杂在一起的写法,会导致公众无法清楚地知道受保护的范围:究竟是制造了这个系统就构成侵权?还是必须等到最终用户实际执行了操作才构成侵权?
这种模糊性,直接违反了美国专利法 §112(b) 关于权利要求必须“清楚明确”的规定。
为什么中国申请人会忽略?
如前文所述,在美国,一项权利要求中如果同时保护装置和使用该装置的方法步骤,会使得主题不确定。
虽然中国审查指南也规定了权利要求的主题名称应当清楚,不能既是产品又是方法。但在实际审查实践中,中国审查员在这方面并不严格。
在国内的已授权专利中,我们经常能看到类似“一种……装置,其特征在于,其制备方法包括……”或者在产品权要中描述用户操作步骤的情况。只要技术方案本身是清楚的,国内审查员往往不会因为这种形式问题而发出驳回。
这就导致部分代理人或研发人员养成了这种撰写习惯:侧重于描述技术交互的完整性,而忽略了法律主体的单一性。
所以,当国内申请人基于中国优先权申请美国专利时,如果直接翻译提交,就会掉进这个坑里。
给国内申请人的建议
对于准备进入美国,尤其是计划走PPH(专利审查高速路)的案件,必须对权利要求进行严格的本地化评估。
如果是上述的“服务器+用户行为”的方案,正确的做法是将其拆分或改写:
- 聚焦单一实体:将“用户输入”转换为服务器的视角,例如写成“所述服务器被配置为接收用户输入的验证码”。
- 拆分保护:分别撰写“一种服务器”的产品权利要求,和“一种交互方法”的方法权利要求。
切勿直接翻译,否则辛苦研发的技术,可能仅仅因为几行字的撰写形式问题,就被美国审查给直接驳回。