假如你是一家公司的专利负责人，公司交代你为新产品申请海外专利保护，你会怎么选择代理所？如何质控代理所的撰写与答复？

从选择代理所到答复，每一个环节你都可能因为“省钱”“省事”而踩坑——轻则多花冤枉钱，重则拿不到授权，甚至拿到授权了，也发挥不出打击对手的效果。

因此，本文梳理了海外专利申请全流程中3个常见的坑，希望这篇文章能帮你少走一些弯路。

一、选代理所时：只看低价

有些申请人为了节省代理服务费，往往会采用招投标或是比价的方式来选择报价最低的代理所。

首先必须肯定的是，海外专利是能够做到高性价比的同时又高质量的。例如有些代理所有海外申请资质，但运营主体在国内，这样就省去了海外昂贵的人力成本，所以这样的代理所提供的报价可能远低于欧美本土的代理所，给出的申请方案也更贴合国内企业或者申请人的实际情况。

但问题是，实务中这样的代理所其实并没有那么多。

如果有代理所报出的服务费用明显低于其它代理所，那你就要提高警惕了，因为低价意味着申请质量或者流程合规性会大打折扣。

实务中，有些代理所为了压缩成本、维持利润，可能存在一些程序上或执业规范上的隐患。一旦被USPTO查实，后果很难补救，严重时会终止专利权利且无法恢复。

这绝不是危言耸听。

2023年3月25日，美国Virginia东区法院就审理了一起案件：Diamond Art Club v.USPTO案，当时的美国专利代理人并没有亲自核实真伪，只是直接向USPTO递交由国内某专利事务所转发的《委托书》和《企业微实体声明》，最终因为签名真实性、申报合规性等原因导致约3100件中国企业的美国专利申请被批量终止，且不能通过改用合规专利代理免除处罚。

所以申请人选择海外代理所不能只看报价，至少要看几件事：

• 合作海外律所是谁；
• 长期稳定地处理该法域上的案件？
• 有没有明显的执业风险或违规记录？
• 对你的产品、市场和预算，能不能给出有判断的布局建议？

二、实质撰写环节：直接翻译中国申请文件

这也是海外专利里非常常见的一种“省事操作”。

国内申请递交或者授权后，很多人就觉得，只要把中国申请文件直接翻译成英文，往美国、欧洲一递就行了，省时、省沟通、省成本。

但问题是，中国拿到授权了，不等于美国和欧洲也能拿到，因为不同法域的审查重点和力度都不一样。

比如，中国OA中一般很少指出客体问题，但是美国审查员却会重点审查§101客体问题。

此外，美国在§103创造性问题上的审查也比中国更严谨，§112公开充分和支撑性审查也更严格。

所以，如果申请人只是把中国申请文本直接翻译到海外，你可能会因此在审查中层层受阻。

申请海外专利真正稳妥的做法是在翻译和递交之前，要求代理所“先评估，再改写”：

先基于国内申请文件，评估目标国家的授权风险；

再基于评估结果，对国内申请文件进行改写，消除授权风险。

三、答复环节：按国内OA思路答复海外审查意见

在实务中，不少申请人收到海外专利审查意见后，还是会沿用国内的答复思路来处理。

但这种顺手做法，最后带来的结果，可能是案件多花几千美元，甚至最终也拿不到授权。

举个例子，在中国实审程序里，申请人通常会有多轮答复机会，而且每一轮答复都有较大调整空间。只要修改内容没有超出说明书记载的范围，不管是合并权利要求，还是在权利要求中增加技术特征都是被允许的，直到收到驳回决定。

并且，这个过程中一般不会因为答复本身产生额外官费，所以申请人往往可以采用“先试探、再修改、再继续试探”的方式推进答复。比如OA1答复只抗辩，不修改权利要求，先试探审查员的态度。如果审查员不接受抗辩，第二次OA答复再改权要，循序渐进地争取授权。

而美国专利的每一次答复机会都很宝贵。通常申请人收到的第二封实质OA就是FOA，如果答复FOA引入了new restriction（审查员没有检索过的新内容），审查员可能会直接以“需额外检索”为由拒绝实质审查，要求你花钱递交RCE才能将审查继续下去。

换句话说，答复美国专利，申请人要把握好两次免费答复机会，如果你没有这个意识，就可能导致美国专利的申请成本剧增。