如果你的企业研发出了一款新产品，准备出口美国，但还没来得及生产，也没有申请美国专利。

这时，一位美国客户提前向你下了订单。

你会接吗？

很多企业恐怕都会毫不犹豫地答应。毕竟，客户愿意下单，说明产品有市场。

但你知道吗——申请专利之前接受订单，可能会埋下专利风险。

是什么样的专利风险？看完今天的美国联邦最高法院判例，你就明白了。

案件概述

•案件名：Pfaff v. Wells Electronics, Inc.

•专利权人：WAYNE K. PFAFF（下文简称：Pfaff）

•被诉侵权方：Wells Electronics, Inc.（威尔斯电子公司）

•案卷号： No. 97-1130

•判例出处：525 U.S. 55 (1998)

•涉案专利：一种用于安装和拆卸半导体芯片载体的计算机芯片插座

案件过程

•1981年，Pfaff为德州仪器开发了一种芯片插座。当时已经完成了足够详细的工程图纸，但产品还没有制造出来，德州仪器就下达了口头采购订单，并于同年进行了书面确认。

•1982年，Pfaff提交了美国专利申请，并于1985年获得专利授权。

•后来，Wells（第三方竞争对手）开始销售改良版芯片插座。

•Pfaff认为Wells销售的产品侵犯其专利权，遂提起诉讼。

•案件先后经过一审法院、联邦巡回上诉法院审理，一路打到美国联邦最高法院。

核心争议

本案中，各方围绕这个问题产生了争议：Pfaff涉案专利是否应该因触发“在售禁阻”条款，而被无效？这一问题将直接影响Wells是否构成专利侵权。

接下来，先来看看什么是“在售禁阻”（on-sale bar）条款。

《美国专利法》第102条(b)款（注：本案适用的是1952年《专利法》第102条(b)款，即Pre-AIA版本。AIA后§102已被修订。本案讨论均以Pre-AIA §102(b)为准）：

A person shall be entitled to a patent unless … (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.

译：任何人均有权获得专利，但如果在美国专利申请日一年以前，该发明已经在美国或外国获得专利、记载于印刷出版物中，或者已经在美国被公开使用或处于销售状态，则不在此限。

简单来说，旧法下的“在售禁阻”指的就是：如果一项发明在美国专利申请日一年以前就已经处于销售状态，就不能获得专利权。

本案中，Pfaff于1982年4月19日提交美国专利申请，而1981年4月19日就是判断在售禁阻的关键日期，此时，Pfaff已经接受了德州仪器的商业订单，但当时产品还没有实际制造出来。

•Wells认为，Pfaff在申请日前一年多就已经接受商业订单，相关发明已经处于销售状态，涉案专利应当无效。

•Pfaff则认为，接单时产品还没有制造出来，尚未完成实际实施（reduction to practice），不能仅凭这笔订单就认定发明已经处于在售状态。

•一审法院采纳了Pfaff的观点，把完成实际实施的时间作为一年期限的起算依据。认为Pfaff 虽然在1981年4月已接受商业订单，但当时仅有设计图纸，尚未完成实际实施（reduction to practice），因此从实际实施到申请专利不足一年，不构成在售禁阻。

•二审法院则支持了Wells的主张，把发明已“实质完成”（substantially complete）的时间作为一年期限的起算依据。认为，在售禁阻并不要求发明已经完成实际实施，Pfaff 接受商业订单时，已经拥有足够详细的设计图纸，可以直接用于制造产品，说明发明已“实质完成”（substantially complete）。因此从销售发生到提交专利申请已超过一年，涉案权利要求因在售禁阻而无效。

联邦最高法院的最终判决

联邦最高法院最终维持了二审法院的判决，认定涉案专利的六项权利要求均无效。其中，四项因触发“在售禁阻”而无效，另外两项则因显而易见性而无效。

我们具体看看联邦最高法院是怎么判决的？

一、首先回应了争议：发明不要求实际实施。

本案的核心争议在于：在售禁阻条款所说的“在售”，是否必须以实际制造出来为前提？

且上诉过程中，专利权人 Pfaff 还提出了一个主张，认为：§ 102(b) 中的 “invention”（发明）一词应作特殊解释，发明在完成实际实施之前不能被认定处于 “on sale”（销售）状态；on-sale bar 应以完成实际实施（reduction to practice）为前提。

除了 Pfaff，其他法院和过往判例也有类似裁定，例如Timely Products Corp. v. Arron 案和 Dart Industries, Inc. v. E. I. Du Pont de Nemours & Co. 案。

所以，联邦最高法院在本判决中，先对本案的主要争议进行了回应：发明必须是完整的技术构思，但不要求实际实施。

The primary meaning of the word “invention” in the Patent Act unquestionably refers to the inventor’s conception rather than to a physical embodiment of that idea. The statute does not expressly require that an invention be reduced to practice before it can be patented.

译：《专利法》中“发明”的主要含义，指向发明人的技术构思，而不是该构思已经形成的实体产品。法律并未明确规定，发明必须在完成实际实施（reduction to practice）之后才能获得专利。

The word ‘invention’ must refer to a concept that is complete, rather than merely one that is ‘substantially complete.’

译：“发明”一词必须指一个已经完整的技术构想，而不是仅仅“实质完成”的技术构想。

本案中，Pfaff 在接受客户订单时虽然尚未制造出产品，但他已经形成了完整的技术构思，并准备了足够具体的设计图纸，使制造商能够据此生产。

二、确立“在售禁阻”的两要件标准：商业销售 + 准备好申请专利

明确了争议内容后，最高法院重新确立了判断在售禁阻是否适用的两要件标准：

We conclude, therefore, that the on-sale bar applies when two conditions are satisfied before the critical date:

First, the product must be the subject of a commercial offer for sale.

Second, the invention must be ready for patenting. That condition may be satisfied in at least two ways:

• by proof of reduction to practice before the critical date; or

• by proof that prior to the critical date the inventor had prepared drawings or other descriptions of the invention that were sufficiently specific to enable a person skilled in the art to practice the invention.

译：因此我们得出结论，在关键日期之前，当满足以下两个条件时，在售禁阻即适用：

第一，该产品必须是商业销售要约的标的。

第二，该发明必须已准备好申请专利。该条件至少可通过以下两种方式满足：

• 证明在关键日期之前已完成实际实施；或者

• 证明在关键日期之前，发明人已准备了足够具体的发明图纸或其他说明，使本领域技术人员能够实施该发明。

本案中，德州仪器于1981年4月8日书面确认了此前提出的口头采购订单。最高法院认定，Pfaff在4月8日之前已经接受了该订单，因此相关交易构成商业销售要约，而且并非实验性交易。同时，Pfaff 已提供了足够精准、可供生产的工程图纸，使本领域技术人员能够据此实施该发明，满足“准备好申请专利”（ready for patenting）的要求。

因此，即使Pfaff在销售时尚未完成实际实施，两个要件均已满足，且该销售发生在专利申请日前超过一年，触发了 §102(b) 的“在售禁阻”，相关专利权利要求无效。

但前面说过，本案适用的是1952年《专利法》第102条(b)款，即Pre-AIA版本。

但如今§102已被修订，上述判断标准还能否适用呢？

特别提醒：§102修订后，两要件标准仍然适用

AIA修订后的现行《美国专利法》第102(a)(1)条规定：

A person shall be entitled to a patent unless—

(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention;

译：任何人均有权获得专利，但如果权利要求所要求保护的发明，在其有效申请日之前已经获得专利授权、记载于印刷出版物、处于公开使用或销售状态，或者以其他方式向公众公开，则不符合该条规定的专利授权条件。

与旧法相比，新法主要有两点变化：一是判断节点由申请日前一年以上改为有效申请日之前，现行法另对符合条件的一年内披露规定了例外；二是取消了销售必须发生在美国境内的地域限制，境外销售也可能构成现有技术。

但修订后的§102并未废除在售禁阻。

而且在2019 年的另一起判例 Helsinn Healthcare v. Teva 案中，美国联邦最高法院明确指出，AIA没有改变“on sale”（在售）这一法律用语的既有含义。

所以判断“在售禁阻”的标准，仍然是 Pfaff 确立的两个核心条件——商业销售要约，以及发明已经准备好申请专利。

启示

企业不必等到产品量产才启动专利申请。只要技术构思已经明确、方案足够完整，就应该考虑尽早提交申请。

若正式申请材料尚未准备齐全，还可考虑利用美国临时申请，先以较低成本锁定申请日，再在12个月内补交正式申请。

简言之，先申请、再商业化，比等产品做出来、接下订单后再申请更稳妥。