美国判例研究 | 美国这一诉讼案例,其实是在给中国申请人敲警钟!
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你觉得这条美国权要有什么明显的撰写问题吗?
25、权利要求2所述的系统,其中所述预测的交易信息包括交易类型以及与该交易类型相关的交易参数,并且用户使用所述输入装置来改变所述预测的交易信息或接受所显示的交易类型和交易参数。
这条权要来自一件因为撰写问题而经历无效诉讼的专利。
该专利的部分权要因为撰写不到位导致创造性不足而被无效。
今天要说的就是另一部分,也就是上面这条权要,直接因为撰写不符合美国112条款规定而无效。
法院认定的撰写问题
地区法院和联邦上诉法院都认为,权利要求25的写法使得侵权的界限变得模糊:究竟是制造或销售这个系统就构成侵权,还是必须等到最终用户实际执行了这个操作才构成侵权?
这种模糊性使得竞争对手无法清楚地知道受保护的范围,因此根据35 U.S.C.§112,该权利要求是不确定的。
注:35 U.S.C.§112中规定了:说明书应当以一项或多项权利要求书结束,具体指出并清楚地要求申请人认为是其发明的主题(译文)。
想要理解法院的判决,我们需要先了解权利要求25的相关内容(下面是权25的完整权要链)。
权利要求
1. An electronicfinancial transaction system for executing financial transactions, thetransactions being characterized by a transaction type and a plurality oftransaction parameters, the system comprising:
a central controller;
a communicationsnetwork;
a terminal deviceselectively connectable to the central controller through the communicationsnetwork, the terminal device comprising:
a processor;
a display connected tothe processor;
an input mechanism for providing input to the processor;
the system furthercomprising means for storing user defined transaction information, thetransaction information comprising at least one of user defined transactionsand user defined transaction parameters;
the processor causingthe display to display on a single screen stored transaction information; theinput mechanism enabling a user to use the displayed transaction information toexecute a financial transaction or to enter selections to specify one or moretransaction parameters.
2.The system of claim 1 wherein the system predicts transaction information thata user of the terminal will desire based on stored data for that user.
25.The system of claim 2 wherein the predicted transaction information comprisesboth a transaction type and transaction parameters associated with thattransaction type, and the user uses the input mechanism to either change the predicted transaction information or accept thedisplayed transaction type and transaction parameters.
译文(仅供参考)
1、一种执行金融交易的电子金融交易系统,所述交易的特征在于交易类型和多个交易参数,所述系统包括:
一个中央控制器;
一个通信网络;
一个终端设备,通过通信网络可选择地连接到中央控制器,所述终端设备包括:
一个处理器;
一个连接到处理器的显示器;
一个用于向处理器提供输入的输入机构;
所述系统还包括用于存储用户定义的交易信息的装置,所述交易信息包括至少一个用户定义的交易和用户定义的交易参数;
所述处理器使显示器在一个屏幕上显示存储的交易信息;所述输入机构使用户能够使用显示的交易信息来执行金融交易或输入选择以指定一个或多个交易参数。
2、如权利要求1所述的系统,其中该系统根据存储的关于所述用户的终端数据来预测所述用户将需要的交易信息。
25、如权利要求2所述的系统,其中所述预测的交易信息包括交易类型以及与该交易类型相关的交易参数,并且用户使用输入装置来改变所述预测的交易信息或接受所显示的交易类型和交易参数。
权利要求25的前半部分“The system of claim 2…”明确这是一个系统权利要求,它描述的是一个系统的结构和组件。其中,权利要求25间接引用的权1中,包括一个输入机构。
但其后半部分“…and the user uses the input mechanism…”则描述了一个方法步骤,它限定了一个由用户执行的动作“用户使用输入装置”。
所以,权利要求25在系统权要中出现了方法步骤。
其实,美国专利审查指南MPEP§ 2173.05(p)(II) (1999) 对此也做了明确规定:
- A single claim which claims both an apparatus and the method steps of using the apparatus is indefinite under 35 U.S.C. 112(b) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, second paragraph.
- 译文(仅供参考):根据35 U.S.C. 112(b) 或 pre-AIA 35 U.S.C.112,一项同时要求保护装置和使用该装置的方法步骤的权利要求是不确定的。
因此,对比本案例的权25,联邦上诉法院认为:尚不清楚权利要求25的侵权是发生在创建允许用户更改预测交易信息或接受显示交易的系统时,还是发生在用户实际使用输入装置更改交易信息或使用输入装置接受显示交易时。由于权利要求25同时列举了系统和使用该系统的方法,它未能向本领域普通技术人员告知其范围,因此根据第112条第2款是无效的。
虽然这个案例是经历了无效过程,但实际基于上述审查指南的规定,在审查过程中审查员也完全可以基于35 U.S.C.§112来否定这条权要,尤其是在有了这个判例之后。
给中国申请人的警示
在美国,一项权利要求中不能同时保护装置和使用该装置的方法步骤,这会使得主题不确定。
那么在中国是否接受这样的写法呢?
中国审查指南里规定:
- 首先,每项权利要求的类型应当清楚。权利要求的主题名称应当能够清楚地表明该权利要求的类型是产品权利要求还是方法权利要求。不允许采用模糊不清的主题名称,例如,“一 种……技术”,或者在一项权利要求的主题名称中既包含有产品又包含有方法,例如,“一种……产品及其制造方法”。
中国明确要求了主题必须确定,不能既是方法又是产品。
但中国审查员在这方面并不严格。比如下面这个中国专利,权1中同时存在一种装置和这种装置的制备方法,但审查员还是给这个专利授权了。
1.一种由载细胞微凝胶组装的组织工程支架,其特征在于,所述的组织工程支架由载细胞微凝胶作为基本结构单元,通过微凝胶的密堆积以及进一步微凝胶间的金属离子交联反应,获得力学性能稳定、载细胞微凝胶组装的组织工程支架;所述载细胞微凝胶的粒径为10-200μm,其内部仅包封有活细胞;
所述载细胞微凝胶中活细胞数量为1~10个;
所述的组织工程支架的制备方法包括以下步骤:
(1)将引发聚合反应基团修饰的海藻酸或海藻酸盐与另一种为细胞提供定制化微环境的聚合物材料共混通过集成微流控芯片制备载细胞的微液滴,引发微液滴的凝胶化,获得载细胞的微凝胶;
(2)将步骤(1)所述的载细胞的微凝胶通过粒分散液体分散后作为打印墨水或密堆积后形成颗粒凝胶,利用挤出式3D打印或喷墨3D打印的方式实现载细胞的微凝胶的精确排布,微凝胶之间再通过金属离子交联后形成组织工程支架,所述金属离子交联为钙、钡、锶、镁、铁、锌、铝、铜、镍或镓的交联;
所述载细胞微凝胶组装的组织工程支架中细胞数大于等于1*106个/cm3;
所述的另一种为细胞提供定制化微环境的聚合物材料为天然聚合物或合成聚合物。
这就导致一部分代理人会时常以这种方式撰写。所以,美国这一诉讼案例,其实是在给中国申请人敲警钟!
国内申请人基于中国优先权申请美国专利时,需要特别注意这个点,切勿直接翻译中国优先权进行提交,需要对中国优先权进行评估和修改,以使其符合相应落地国专利申请的撰写规范。