最高法判例|生化材专利权要含参数时,国知局在充分公开上错在哪?
最高法判例|生化材专利权要含参数时,国知局在充分公开上错在哪?
来做个测试:
某专利权要保护一种“高强度且不易碎”的玻璃,强度和脆值通过参数进行限定。
我们都知道,以参数或者参数范围限定的权利要求,其保护的产品必须符合上述参数条件。
这件专利的说明书公开了该玻璃的制造方法,并通过实验数据证明玻璃强度达标。
对于“不易碎”,说明书虽然没有记载实验测试数值,但引用了脆值测试方法。
你觉得这份专利说明书算“公开充分”吗?
国知局在本案中,正是按这个思路认定说明书公开充分。
但最高法最终推翻了这一认定,并在判决中进一步说明了公开充分的判断标准。
一、 案件概述
本案是一起发明专利权无效行政纠纷案。
•涉案专利:通过无误差函数压缩应力曲线的离子交换玻璃
•专利号:201380011479.2
•专利权人:某陶瓷材料(上海)有限公司、某(上海)管理有限公司
•无效请求人:王某
•本案争议的权利要求保护内容:
权利要求要求保护一种厚度为0.05-1.3mm的离子交换玻璃,其:
•① 玻璃内部的中心张应力(CT 值)大于 -37.6ln(t)+48.7;
•② 同时实际拉伸应力低于脆性限值,即属于“不易碎”玻璃。
权利要求还要求保护这种玻璃的制造方法。
二、案件过程
•无效请求人针对涉案专利提起无效宣告请求。
•国知局以“易碎性测试属于本领域已知方法,即使说明书未给出测试结果,仍可认定公开充分”为由,维持本专利权有效。
•无效请求人不服,认为说明书虽然公开了与上述条件①相关的实施例,但对于条件②“玻璃是否不易碎”,没有给出任何实施例的测试结果,无法证明所制备的玻璃确实满足该条件,遂向北京知识产权法院提起诉讼。
•一审法院支持了无效请求人的主张,判决撤销被诉决定,由国知局重新作出审查决定。
•国知局和专利权人均不服一审判决,向最高人民法院提起上诉。
•最高人民法院最终驳回国知局和专利权人的上诉,维持一审法院关于说明书公开不充分、撤销被诉决定的判决。
三、核心争议
权利要求1要求保护的,并不只是CT达到特定数值的玻璃,而是同时满足两项限定的玻璃:(1)CT大于-37.6ln(t)(MPa)+48.7(MPa);(2)具有该CT值的玻璃还应当是不易碎的,即低于脆性限值。
问题在于,说明书虽然公开了与前一项CT条件相关的内容,但对于后一项“不易碎”限定,并没有给出相应的实验数据或测试结果,只是引用了同族专利中的易碎性测试方法。
各方反复争论的核心问题在于:
当说明书缺乏“不易碎”性能的实测数据时,仅凭“易碎性测试方法属于本领域已知”,能否认定本领域技术人员按照说明书记载就可以获得“不易碎”玻璃?如果不能,说明书还能算公开充分吗?
3.1国知局认定公开充分
国知局认为,易碎性本就是玻璃设计中必然考虑的因素,说明书中又引用了同族专利的易碎性测试方法,而生产过程中通过易碎性测试检测良品率是必经环节。
因此,即使说明书没有直接记载易碎性测试结果,本领域技术人员仍可据此认为专利权人已经进行了相关测试和设计,说明书公开充分。
3.2一审法院认为国知局的判定有误
一审法院认为:
说明书没有公开足以证明实施例产品已经具备“不易碎”效果的内容,因此还不能认定权利要求所限定的产品已经实现。
对于这类以参数界定的产品,说明书仅公开 CS、DOL 等数据,能够说明产品可能满足 CT 范围(条件①),但这还不足以证明按照说明书记载制备出的产品,已经满足权利要求中的全部限定条件。
因为“不易碎”(条件②)也是权利要求的必要限定,说明书就必须提供相应的定性或定量实验数据。
既然说明书没有公开任何易碎性测试结果,就不能仅以“测试方法公知”为由,推定说明书已经充分公开了条件②。基于此,一审法院认定说明书公开不充分,撤销了被诉无效决定,并判令国知局重新作出审查决定。
四、最高法判决
最高法总体上支持了一审关于说明书公开不充分的判断,但在说理上展开得更充分,也进一步明确了参数型权利要求公开充分的判断标准。
本案的关键不在于“会不会测试”,而在于国知局不能把“测试方法已知”直接等同于“产品性能已经实现”。
那么,对于这类参数型权利要求,公开充分到底该怎么判断?最高法在判决中进一步作了说明。
参数型权利要求公开充分的判断标准
最高法先援引了专利法第二十六条第三款,该条规定:
说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。
在此基础上,最高法又援引了《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一)》第六条第一款。其中明确规定:如果说明书没有充分公开相关技术内容,以致确认权利要求限定的技术方案能够解决发明或者实用新型所要解决的技术问题,需要付出过度劳动,就不符合专利法第二十六条第三款的要求。
最高法进一步指出,对于以参数或参数范围限定产品的权利要求,说明书是否公开充分,关键不在于本领域技术人员是否知道如何测试相关参数,而在于其能否依据说明书记载确认:按说明书记载实施,能够获得权利要求所限定的产品。只有达到这一程度,才符合专利法第二十六条第三款的要求。
结合本案,涉案专利虽然引用了同族专利中的易碎性测试方法,但该同族文件并不涉及本专利中具有更大 CS 和更深 DOL 玻璃的易碎性测试,本领域技术人员并不能据此得出本专利玻璃产品必然是不易碎的结论。
与此同时,本专利说明书并未明确说明,采用何种技术方案能够确保获得不易碎玻璃。如果只能依赖本领域技术人员在实际生产中对每批次玻璃制品反复进行易碎性测试,以确认其是否满足权利要求限定,那么显然需要付出过度劳动。
据此,最高法认定,涉案专利说明书尚不足以使本领域技术人员确认,依据其记载内容能够获得权利要求限定的“不易碎玻璃”,因而不符合专利法第二十六条第三款关于说明书公开充分的要求。
五、启示
通过最高法的判决,可以看出:对于以参数或参数范围限定产品的权利要求,公开充分至少有三个判断点。
第一,说明书要公开到足以确认:按其记载,能够得到权利要求所限定的产品;
第二,说明了测试方法,不等于已经证明本专利产品满足相应条件;
第三,如果还需要靠反复测试才能确认产品是否满足权利要求,就可能已经构成过度劳动。
所以申请含有参数和性能限定的生化材专利时,说明书不能只写制备方法和测试方法,而应当把关键性能结果对应的实验数据、测试结果或验证内容交代清楚。
对那些不能靠常识直接判断的性能指标,最好把相应的数据和评价依据写清楚。否则,一旦进入无效程序,这类专利很容易先在公开充分上出问题。如果申请时数据还不完整,也应尽早补强。