Blog

PCT/CN申请对美国专利的这个影响困境,你遇到了吗?

Uncategorized / 专业文章

PCT/CN申请对美国专利的这个影响困境,你遇到了吗?

前几天,有位读者留言咨询:

考虑到不少申请人都有类似顾虑,今天就聊聊这个问题。

可以,依据PCT Rule 90bis,PCT申请确实可以在优先权日起30个月内撤回。

但撤回期限比较紧张——如果在国际公布前(一般会在优先权日起18个月进行国际公布)及时撤回,由于国际申请不会公开,第三方无法查询到国际检索报告等文件。但如果已经完成了国际公布,即使撤回了PCT申请,已经公开的国际检索报告、书面意见是可以被查询到的,此时撤回也就没有意义了。

而这位读者的情况是:美国专利已经拿到了授权。

首先要看是否已经超过优先权日起30个月。如果超过30个月,无法撤回。

如果在30个月期限内就提前拿到了授权,继续看另一个时间点——是否国际公布。

如果已经完成国际公布,从避免他人看到PCT检索结果的角度来说,撤回没有意义。

那如果还没有国际公布,撤回是不是能避免影响美国专利稳定性呢?

接下来,我们重点讨论一下这个问题。

几乎没有意义。

首先,绝大多数专利根本不会走到无效程序。

美国无效程序成本非常高,一次无效程序所花的律师费、专家费用、检索费用、诉讼费用……加起来往往远远高于一个专利申请的费用。当然,如果最终打赢了,获得的商业回报也可能十分可观。

所以,除非你的这件专利真的已经挡了竞争对手的生意,否则大多数企业不会投入如此高昂的成本去发起无效程序。

退一步讲,假设竞争已经激烈到对方决定发起无效程序——如果没有这份PCT国际检索报告,对方是不是就找不到那篇中国专利了?

也并非如此。

国际检索报告对于国际审查员来说,就是花几个小时到十几个小时完成一个日常任务而已。

但竞争对手一旦决定去无效你的授权专利,背后投入的就会是大量成本。可以想象,对方会花多大的力气去找无效证据。至少,他投入到现有技术检索上的时间和力度,肯定是会远远超过国际审查员的。

到了这种程度,对方大概率也能够自己找到那篇高风险的中国专利,甚至还有可能找到对你更不利的现有技术。

此外,就算在国际公布前成功撤回了PCT,使国际检索报告等材料没被公开、第三方无法直接检索到,但在美国无效程序或诉讼中,法院仍可能要求专利权人提交国际审查阶段的相关材料,对比文件也可能因此暴露出来。

所以,撤回PCT申请,顶多能让竞争对手多花一点检索时间/成本,对结果的影响几乎可以忽略不计。

仅仅为了避免将来美国专利可能被无效,而专门去撤回PCT申请,没有太大意义。

如果产品未来市场规模确实很大,对美国专利的稳定性又存在顾虑,与其只在某一个方向上使劲,不如从多个维度提前做好无效应对准备:

尽快评估高风险对比文件的影响,并准备应对方案;

提高专利本身的抗风险能力。比如,围绕相关产品继续提交新申请、部分续案等,完善专利组合,即使某一件专利被无效,也不影响整体保护效果;

提高竞争对手发起无效的成本。当无效成本高于预期收益时,对方发起无效的意愿自然会降低;

必要时,也可以主动评估竞争对手专利的稳定性,在合适的时候采取相应措施,把主动权掌握在自己手里。

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare