抓住这3个关键,美国专利的3种申请途径、2种落地方式就不容易选错了
抓住这3个关键,美国专利的3种申请途径、2种落地方式就不容易选错了
美国专利有三种申请途径、两种落地方式,国内申请人,到底该怎么选?
很多代理所都会建议你:“走PCT,后面371进入美国。”
但问题是,不同企业的情况是完全不同的。
有的企业,可能还没想好要不要进入美国;有的企业,当前资金比较紧张;有的企业,按美国标准来看,国内申请说明书的支撑性可能不够;还有一些企业,技术后来又进行了迭代。
如果这些情况都默认走PCT + 371,可能出现拿不到授权,或者技术保护不完整的情况。
所以,这篇文章,我们就系统聊聊:美国专利的三种申请途径、两种落地方式,到底该怎么选。
抓住三个重点,就不容易选错
对于美国专利的三种申请途径、两种落地方式,申请人只要抓住三个重点,通常就不容易选错。
第一,你的美国专利,需不需要新增 new matter?
这是最关键的一点。
所谓 new matter,简单来说,就是新增原中国申请里没有披露过的技术内容。
比如:国内申请有技术错误;按中国标准没问题,但按美国标准来看,说明书支撑不足;或者技术后来又进行了新的迭代。这些情况,在美国申请中,都可能需要新增 new matter。
怎么判断需不需要新增new matter?
有人会觉得:“只要国内已经授权了,美国应该就不需要新增了。”
这个想法是不对的。
因为美国专利对101、112、103问题的审查标准和力度,和国内有很大不同。国内能授权,不代表美国也一定能顺利授权。
所以,要不要新增 new matter,不能只看国内有没有授权,而是要由代理机构基于美国审查标准,提前评估申请文件的授权风险后,再决定到底要不要新增。
第二,你需要多少时间?
“时间”包括两个部分:
一是决策时间。你需要多少时间决定是否要进美国?是否还要落地其他国家?何时落地?决定选择哪些技术落地美国?
二是准备时间。你准备好美国专利申请,需要多久?短短几个月,还是更久?
比如有些申请,可能只是基于原文件做美国化改写,需要的时间不长;但有些申请,可能需要补充新的技术内容、加入后续迭代方案,甚至重新调整整体保护思路,就需要更长的准备时间。
此外,不同企业需要的决策和准备时间也是不同的。比如,有些初创公司和小公司没有成熟的IPR团队,由技术负责人兼任专利管理,就可能需要较长的时间来决策;而大公司可能短短几个月,甚至几周就可以了。
而不同申请途径,能给你的决策、准备时间,差别非常大。
第三,当前的预算充裕吗?
根据近期资金规划,企业是否愿意一次性支出海外专利申请的费用?
尤其是要布局多个国家,或者同时推进多件专利时,能否支撑得起一次性投入多件专利的费用?
把这几个问题想清楚,美国专利的三种申请途径和两种落地方式,其实就不难选择了。
美国专利的三种申请途径
第一种:直接申请
直接申请,就是直接向美国专利商标局递交美国专利申请,不经过中国申请,也不走PCT。
直接申请最大的优势,就是快。
如果企业已经明确只进入美国,甚至希望尽快推进美国专利审查,直接申请通常是最快的一种路径。
但实务中,国内申请人申请美国专利,其实很少优先考虑直接申请途径。大多数国内申请人都有申请中国专利的需求,所以一般都是基于国内申请,通过PCT或巴黎公约申请海外专利。
它更多时候,是作为国内申请不顺利时的一个“突破口”。
比如一种典型情况:产品已经提前公开,导致中国专利新颖性丧失。这种情况下,国内基本已经很难再做申请;但美国由于存在1年的新颖性宽限期(grace period),如果公开时间还没有超过1年,此时应当尽快直接向美国提交专利申请。至少,还有机会把美国市场的专利保护“保住”,避免全球完全失去专利布局机会。
第二种:巴黎公约途径
通过巴黎公约途径申请美国专利,需要在国内申请日起12个月内,将申请递交至美国。
巴黎公约路径最大的特点,是允许新增 new matter。
但它的问题在于:决策时间会比较短。
企业需要在12个月内决定:是否进入美国、是否还要布局其他国家,以及美国申请文件如何准备。
同时,美国申请的费用,也通常需要在进入美国时一次性支出。如果同时推进多件专利,或者除了美国还需要布局其它国家,预算可能会明显承压。
所以,巴黎公约更适合:预算充裕,且已经基本确定进入美国,也不需要太长准备时间的企业。
第三种:PCT途径
PCT,是目前国内申请人走得最多的一条海外申请路径。
通过PCT途径,申请人需要在国内申请日起12个月内提交PCT国际申请,后续再在最早优先权之日起30个月内进入美国。
所以相比巴黎公约,PCT最大的特点,就是决策和准备时间更长,足足30个月。
你可以在这30个月内,基于市场变化、竞争情况等,去深思熟虑国家布局;同时,准备美国申请文件的时间也会更加充裕。
而且,PCT路径下,美国专利的申请人费用是分阶段支出,可以避免企业一次支出资金的压力。
因为在PCT国际阶段,主要只需要支付国际申请费和国际检索费等基础费用;而进入美国的申请费、检索费和实质审查费用等,是在进入美国时才需要缴纳的。
尤其是同时布局多个国家,或者同时推进多件专利时,PCT可以明显缓解前期资金压力。
不过,PCT路径的整体费用会比巴黎公约更高。因为它多了一个国际阶段,一件美国申请往往会比巴黎公约路径多支出约2000美元左右。
那PCT途径,能不能新增 new matter 呢?
如果是落地其他海外国家,比如欧洲,通常是不能新增的。
但美国比较特殊。PCT进入美国有两种落地方式;其中一种,是允许新增 new matter 的。这也是美国专利制度里一个非常特殊的地方。
PCT进入美国的两种落地方式
PCT进入美国有两种落地方式:371落地,或者 bypass(111)落地。
第一种:371落地
371,是目前最多人走的一种PCT落地美国方式。
但371通常不能新增 new matter。
所以,如果原PCT申请按美国标准来看支撑不足,或者技术后面又进行了新的迭代,371路径后面往往会比较被动。
它的优势,是整体费用通常会更低一些。
如果PCT国际阶段已经完成国际检索,那么371进入美国时:
• 大实体官费通常约为:1580美元
• 小实体约为:632美元
• 微实体约为:316美元
而且在加速方式上,371路径通常只能选择PPH加速。
另外,371路径的整体审理启动速度通常也会更慢。很多案件往往需要6个月左右,才会拿到 Filing Receipt。
第二种:bypass(111)落地
bypass(111),本质上是基于PCT,通过35 U.S.C. §111(a)在美国重新递交一件美国申请。
它最大的优势,就是可以通过递交CIP(部分续案)的方式新增 new matter。
同时,在加速方式上,bypass路径既可以选择PPH,也可以选择Track One优先审查。
而且,bypass路径的审理启动通常会更快,很多案件大约10天左右就可以拿到 Filing Receipt。
但费用上,bypass路径的整体官费通常会更高一些。
目前对应的官费通常约为:
• 大实体:2000美元左右
• 小实体:800美元左右
• 微实体:400美元左右
如果同时推进多件专利,预算压力也可能会明显增加。
最后
其实,选对申请途径和落地方式,核心是这些问题评估得准:
按美国标准来看,当前申请有没有授权风险?
需不需要新增 new matter?
这些问题,往往都需要先基于美国审查标准进行评估后,才能真正判断。
如果你也在考虑申请美国专利,但还没想清楚到底该怎么选,我们为您提供免费咨询途径。