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专利审查中,一本书能作为“公知常识”证据吗?最高法明确了

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专利审查中,一本书能作为“公知常识”证据吗?最高法明确了

公知常识的认定,需要有充分的证据或理由支持。

那么,实践中到底怎么认定公知常识?什么样的证据才算达到要求?

上一篇仅作了原则性介绍,未就具体认定标准展开。

今天,最高法在另一起案件中,对这些问题作出了更系统的说明。

案件类型:发明专利申请驳回复审行政纠纷

申请号:201110187700.2

申请人:靶标公司、某大学研究院

涉案专利申请:一种能够精准识别并杀伤肿瘤细胞的融合蛋白

本案从国知局一路打到最高法。国知局在评价涉案专利创造性时,引用了一本由院士主编的专业图书——《肿瘤研究前沿》第8卷作为公知常识证据,认为书中的相关技术内容属于本领域公知常识,并据此驳回了申请。

一审法院没有支持国知局的这一认定。

一审法院认为,该书主要介绍肿瘤研究领域的最新进展,属于期刊杂志,并非通常意义上的教科书等公知常识性资料,不能仅凭该书认定相关技术属于本领域公知常识。

国知局不服,上诉至最高法。

对此,最高法是怎么看的?

最高法同样认为该书不能作为公知常识性证据。同时指出,一审法院虽结论正确,但认定过程存在问题,并进一步阐述了相关判断理由。

最高法首先强调了公知常识认定的重要性:

相关技术领域公知常识的认定,直接决定了该领域普通技术人员所应具备的技术知识和认知能力,进而对创造性判断具有重要影响。

因此,对于公知常识的认定应该以确凿无疑为标准,应该有充分的证据或者理由支持,不应过于随意化。

对于证明方法,最高法进一步指出:

原则上可以通过技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据加以证明;在难以通过上述公知常识性证据予以证明的情况下,也可以通过所属领域的多份非公知常识性证据,如多篇专利文献、期刊杂志等相互印证

换句话说,某项技术是否属于公知常识,一般有两种证明方式:

一是原则上通过”公知常识性证据”直接证明;

二是在难以通过上述典型证据证明时,可以通过多篇专利文献、期刊杂志等相互印证,但这种证明标准更高。

那什么是公知常识性证据?最高法明确:

公知常识性证据是指技术词典、技术手册、教科书等记载本领域基本技术知识的文献。如无相反证据,技术词典、技术手册、教科书记载的技术知识可以推定为公知常识。

那除了上述文献之外的其他文献呢?

对于技术词典、技术手册、教科书之外的其他文献,最高法进一步指出:判断其是否属于记载本领域基本技术知识的公知常识性证据,则需要结合该文献的载体形式、内容及其特点、受众、传播范围等具体认定。

基于这一判断标准,最高法对《肿瘤研究前沿》第8卷进行了逐项审查。

①载体形式:属于图书,而非期刊杂志

《肿瘤研究前沿》第8卷的图书在版编目(CIP)显示其书号为ISBN 978-7-81086-559-3,ISBN是国际标准书号的代称,在我国已使用多年,故应当认定《肿瘤研究前沿》第8卷属于图书。一审法院认定其属于期刊杂志,有失准确,予以纠正。

② 内容特点:介绍最新进展,非基础技术知识

该书序言指出,其尽力以最通俗的语言将目前世界上肿瘤研究的最新进展介绍给同行及相关研究人员,具有专著、综述、述评、科普读物等诸种文献的特点,以包容性、先进性、焦点争论为特色。

这表明,该书旨在介绍世界肿瘤研究的最新进展,并非讲述肿瘤研究领域一般性技术知识,不属于通常意义上教科书。

③ 受众:面向专业研究人员,非普及性教学

该书版权页“内容简介”记载:本书可作为相关专业研究人员的参考用书,也可供高校、医院的相关人员阅读使用,同样表明其并非通常意义上的教科书,而是专业研究人员的参考用书。

这意味着读者面窄、专业性强,与教科书面向广泛学习者的定位有本质区别。

④ 传播范围:无证据证明已成为普遍参考

本案并未有其他证据表明,该书在相关领域已经成为研究人员的普遍参考用书。

综合上述因素,可以认定《肿瘤研究前沿》第8 卷虽然属于图书,但并非通常意义上的教科书,尚不足以认定属于公知常识性证据。

本案进一步明确了专业文献作为公知常识性证据的判断标准,对专利申请实务具有直接参考意义:

1、对于技术词典、技术手册、教科书之外的文献,申请人可以从文献的载体形式、内容特点、受众群体、传播范围四个维度判断其是否属于本领域普通技术人员使用的基础性技术知识;

2、即使相关资料属于正式出版物,也不能仅因其专业性或权威性,就当然作为公知常识性证据使用;除载体形式外,还需结合另外三个维度综合判断。

若审查员援引的证据与本案情形类似,申请人可以参考本案裁判观点,从上述维度进行分析,并直接引用最高人民法院(2023)最高法知行终35号行政判决作为抗辩依据。

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