《专利审查指南》最新修订:一案双申正式进入“二选一”时代
《专利审查指南》最新修订:一案双申正式进入“二选一”时代
专利“一案双申”,是无数国内申请人和IPR的“心头好”。
在相当长一段时间里,它巧妙利用了两类专利制度的差异,让申请人实实在在地拿到了双份证书,还抢占了市场先机,可谓“鱼与熊掌”兼得的经典操作。
然而,《专利审查指南》修订后,“一案双申”的规则也发生了关键变化,“鱼与熊掌兼得”不复存在了。如果你仍用传统思维进行一案双申,可能会陷入 “两头落空” 的局面。
本文先跟大家讲讲什么是一案双申以及新的变化,后续还会推出一案双申该如何选择的系列文章。
先搞懂:一案双申是什么?
一案双申,顾名思义,就是同一创新主体,就相同技术方案,同时申请实用新型专利和发明专利。
为什么要多此一举,同时申请实用新型?
这是因为,它的好处确实很多。
更早获得保护
发明专利动辄审查一两年,对于维权或打击竞对,一直都有远水难救近火的痛点。
所以很多企业IPR不确定发明授权前景时,都会利用一案双申,先拿个实用新型确保获得基础保护,同时等待发明专利的审查结果。如果后续发明专利申请因创造性问题未能授权,仍有实用新型专利来保底;如果发明成功授权,也有保护期更长的发明专利。
更易授权
发明专利既要经过形式审查,又要经过完整的实质审查,创造性要求高。而实用新型即便这两年开始进行“明显创造性”审查,授权门槛还是比发明专利低得多。
所以很多IPR会利用“一案双申”,先快速拿到实用新型专利成果,来宣传、融资、对外展示实力等。
权利更稳定
无效一个实用新型专利比无效一个发明专利难多了。
当你试图去无效(推翻)一个专利时,你需要证明它“不具备创造性”。但实用新型创造性要求本来就不高,即使技术改动较小,只要它有一点点实质性的进步,法院和专利局往往会倾向于维持它的有效性。除非找到真的非常接近或一样的现有技术,才能无效掉,这导致无效请求人的举证责任很大。
所以,很多IPR刻意做一案双申,也是为了通过更稳定的实用新型,对技术形成更稳定的保护。
所以,不少申请人利用“一案双申”,不仅更早地保护了技术,还拿到了更多授权。
但这一逻辑,已经随着《审查指南》的修订发生了实质性改变。
一案双申新规变化
修改后的《专利审查指南》第二部分第三章6.2.2节明确规定:
“对于同一申请人同日(仅指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的,根据《专利法实施细则》第四十七条的规定,应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利;未作说明的,依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理;作出说明的,发明专利申请经审查没有发现驳回理由,应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。申请人声明放弃的,应当作出授予发明专利权的决定,并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。申请人不同意放弃的,应当驳回该发明专利申请;申请人期满未答复的,视为撤回该发明专利申请。”
从“灵活并存”到“强制二选一”
虽然《专利法》第九条第一款规定了一项根本原则:“同样的发明创造只能授予一项专利权。”
但过去的专利实践中,选择一案双申,还是有操作空间能让你拿到2个证书。
比如,刻意使实用新型和发明的保护范围不同。比如,将发明的权要做一些调整,被审查员认定为“不同的发明创造”,从而双双获得授权。
而新规修订后,发明符合授权条件时,申请人必须选择放弃实用新型以获取发明专利,否则发明申请将被驳回。
修改发明权利要求以“两头兼顾”的路径已被彻底关闭,“一案双申”的结局变为非此即彼的“二选一”。
程序前置化
还有一个明显变化是,“一案双申”的认定从后续审查环节前置到了申请提交时。
修改前若未声明是“一案双申”,审查员可能会主动核查并通知补正;修改后明确要求申请时应当分别声明,未声明的将直接按照《专利法》第九条第一款处理。
这会导致什么结果?如果你没有声明一案双申,这两份高度关联的申请可能被认定为“非正常申请”,结果可能无法补救。
更多的话
新规修订后,传统一案双申策略的“红利期”已经过去,但这也并非说明“一案双申”就彻底终结了。
实际上,一案双申还是有很大操作空间,只是操作要变得更加精细化、专业化了。
下篇文章,我们还会为你深度讲解一案双申如何操作,请持续关注。