专利收到OA了，你选择”争”还是”改”？

•争——单纯抗辩，直接与审查员据理力争；

•改——主动修改权利要求、尽快促成授权。

许多IPR，面对“什么时候该争、什么时候该改”，要么凭感觉，要么全听代理人的。

其实，你只要搞懂两个对立的基本审查原则，争和改的时机就不难把握了。

一、听证原则

先回答一个IPR最关心的问题：如果选择单纯抗辩，会怎样？

结果可能是——下一份通知直接就是驳回决定。

因为《审查指南》第二部分第八章第6.1.1节规定了：

“驳回决定一般应当在第二次审查意见通知书之后才能作出。但是，如果申请人在第一次审查意见通知书指定的期限内未针对通知书指出的可驳回缺陷提出有说服力的意见陈述和/或证据，也未针对该缺陷对申请文件进行修改或者修改仅是改正了错别字或更换了表述方式而技术方案没有实质上的改变，则审查员可以直接作出驳回决定。”

但《审查指南》第二部分第八章第2.2节又规定了：

“在实质审查过程中，审查员在作出驳回决定之前，应当给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会。”

所以：

•单纯抗辩，可能直接被驳回；

•但你只要做出了合理的解释或针对性的修改，让审查员有了新的评述内容——你就能赢来一次新的陈述机会。

这就是听证原则：每一次针对性的回应，都可能换来下一次的答复机会。

那怎么触发听证原则呢？

最常用的方式是：上提说明书特征。

•如果权利要求本身抗辩空间不足，可以从说明书里找特征上提到权利要求；

•如果权利要求本身就有抗辩空间，保险起见，也可以主动从说明书里挑一些不影响保护范围的技术特征加进去。

法条上这叫“对申请文件进行了修改”，听证原则自动触发。

下面这些方式也可能触发听证原则，但应谨慎使用。

①直接指出审查员遗漏的特征——成功率看似高，但审查员真正漏评的情况极少，别把赌注押在这上面。

②直接反驳审查员的评述——审查员可能根本不认同你的论述，坚持原判，听证原则触发失败，下一次就是驳回。

③把来自不同分支的从权中的特征拼成一个新组合——这种改法从理论上讲是没问题的，可是在实操中还是不建议用这种方式。原因在于审查员可能会忽略这些从权的特征是来自不同分支的，直接从说明书中加特征更为稳妥。

二、程序节约原则

听证原则给了申请人争取答复机会的空间，但这个空间不是无限的。如果答复可以无限次地延续下去，审查员的审查压力会非常大，审查程序也会被拖入无休止的拉锯战。

因此，答复中还必须考虑另一个与之对立的原则——程序节约原则。

申请人有权用“听证原则”争取陈述机会，但审查员也有权利用“程序节约原则”限制你的答复机会。

什么是程序节约原则？

《审查指南》第二部分第八章第2.3节：

“在对发明专利申请进行实质审查时，审查员应当尽可能的缩短审查过程。换言之，审查员要设法尽早地结案。因此，除非确认申请根本没有被授权的前景，审查员应当在第一次审查意见通知书中，将申请中不符合专利法及其实施细则规定的所有问题通知申请人，要求其在指定期限内对所有问题给予答复，尽量地减少与申请人通信的次数，以节约程序。但是，审查员应当注意，不得以节约程序为理由而违反请求原则和听证原则。”

程序节约原则落到实务中，最直接的体现是：审查员会在第一次OA里尽量把所有问题一次性全部指出来，要求你一并回应。目的就是不让你挤牙膏式地分轮答复，节约审查程序。

三、两种原则在实务中怎么应用

本质上，答复过程就是听证原则和程序节约原则博弈的过程。

法理上，听证原则优先于程序节约原则。但随着答复次数增多，审查流程变长，审查员就越有权利使用程序节约原则。

所以实践中，两种原则大致可以这么用。

OA1：听证原则优先

这是最能发挥听证原则价值的阶段。OA1时，审查员还没有明显的“结案焦虑”，你给了审查员新的评述内容，他大概率就会进行回应，而不会直接下驳回决定。

因此，即便权利要求本身具备一定的抗辩空间，也不建议仅进行意见陈述，而是可以考虑上提一些审查意见中尚未评述的技术内容。

OA2及之后：程序节约原则优先

到了OA2以后，答复思路就该变了。

不能再寄希望于靠听证原则，去保证后面还有答复机会。即便通过添加特征，仍然可能技术性地适用听证原则，也应当把当次答复视作“最后一次机会”。

因此，OA2及之后的答复，重点应放在：抗辩成功的可能性有多大、修改成功的可能性有多大，以及如何在授权前景与保护范围之间取得平衡。

四、更多的话

说到底，“争”还是“改”，不是拍脑袋决定的，IPR要先搞清楚现在到了哪个审查阶段？专利还有多少争取空间？

听证原则和程序节约原则搞明白了，你才能在保护范围、授权前景和审查进度之间找到一个不后悔的平衡点。