“这项技术我们在国内已经授权了，美国为什么还会被说成显而易见（103问题）？”

这可能是很多申请人拿到美国专利OA时，最想不通的一件事。

难道中美对创造性（103问题）的规定不一致吗？

看过往期文章（解读黑话：美国专利中的102、103问题 ）的读者知道，至少从条文层面看，并不存在本质差异。

问题出在实际审查的判断尺度，尤其是最后一步。

本文就来看看中美创造性问题的实务审查，差异有多大？

中美创造性审查步骤对比

中国：三步法

中国审查员通过三步法审查创造性问题。具体步骤为：

1. 确定最接近的现有技术
2. 确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题
3. 区别特征是否显而易见

美国：四步法

而美国审查员，通过美国联邦最高法院在GRAHAM V. JOHN DEERE CO., 383 U. S. 1 (1966)一案中确立的判断非显而易见性的四步法，来审查103问题：

MPEP 2141：

• (A) Determining the scope and content of the prior art;
• (B) Ascertaining the differences between the claimed invention and the prior art; and
• (C) Resolving the level of ordinary skill in the pertinent art.
• (D) Once the Graham factual inquiries are resolved, Office personnel must determine whether the claimed invention would have been obvious as of the relevant time to one of ordinary skill in the art.

• （A）确定现有技术的范围和内容；
• （B）确定所要求保护的发明与现有技术之间的差异；以及
• （C）确定相关技术领域的普通技术人员水平；
• （D）审查员确定所要求保护的发明在相关时期对于本领域普通技术人员来说是否显而易见。

如果只看“三步法“、”四步法”的步骤，其实看起来差不多，两者的底层逻辑也是相通的。

差异在最后一步的实际判断尺度上。

两大实务审查差异

中国强调“问题导向”，美国强调“直接教导”

中国“三步法”判断区别特征的显而易见，采用的是“问题–解决”思路。

通常只要该区别特征界定的技术手段，在现有技术中解决了相同的技术问题，就认为现有技术给出了结合的启示，也就自然能够结合该区别特征。

可以说，在中国，发明人解决的技术问题对创造性审查有决定性作用。

但美国“四步法”，采用的是“教导—启示—动机”（Teaching-Suggestion-Motivation，TSM）检验法。

发明与现有技术的区别，无需“技术问题”这一纽带，其没有利用“技术问题”寻找结合的启示，而是强调现有技术本身需要给出改进或组合现有技术的教导和启示，或者利用常识或已知的方法可以对现有技术进行改进或组合。

换句话说，在美国，技术问题起不到决定性作用。

中国更主观，美国证据严格

中国“三步法”中，最后一步的实操尺度不算非常明确。

常常能看到，审查员在确定了某个区别技术特征后，在未检索到该区别技术特征的对比文件基础上，会用一些主观话术来否定创造性。

比如，“该区别技术特征是常规技术手段”“该区别技术特征是公知常识”“本领域技术人员为了解决…….技术问题，该区别技术特征容易想到”。

而美国四步法，对相关的证据和论证标准更高。

当创造性的判断需要多份对比文献组合起来时，只有当这些文献中给出了明确的建议、教导，使普通技术人员有动机将它们组合起来，才允许审查员以这些对比文献的组合来否定申请发明的创造性。

对申请人的影响

首先，很多国内屡试不爽的撰写、答复方式，在美国是行不通的。

比如答复103问题时，“技术问题”在中国是双方攻防的核心，但拿它去跟美国审查员抗辩，美国审查员可能不接受。

美国最高法院曾在 KSR v. Teleflex案中指出：

• 法院和专利审查员，不应该只关注专利权人试图解决的问题 ；
• 不能假定试图解决问题的普通技术人员，只会关注现有技术中旨在解决同一问题的要素。

这与中国创造性审查中常见的“围绕技术问题寻找启示”的思路，正好形成鲜明对比。

关于这个经典判例，我们会在后续文章中做一次专门解读。

其次，美国的证据要求更严格，似乎对申请人更有利？

并不尽然。严有严的好处，美国审查员不能用主观话术，就否认申请的创造性。

但这也意味着，美国审查员的检索可能比中国更深入和细致，最终检索到的对比文件数量可能更多。同一个技术特征，中国审查员可能用“常规手段”、“公知常识”否认你，但美国审查员是实打实的对比文件。

这种情况下，其实美国专利更难答复。

面对中国审查员较为主观的意见，申请人仍然可以要求提供证据，甚至可能促使审查员重新检索；如果审查员没有检索，或者后续没有找到更合适的文献，拒绝意见也可能被撤回。

但在美国，一旦审查员已经检索出了具体的对比文件，申请人就必须对这些文献进行正面回应，可回旋的空间可能更小。

因此，不能默认国内经验可以复制到海外了，美国专利撰写和答复需要海外经验丰富的代理所进行处理。

更多的话

因此，在准备海外专利申请时，

如果仍然完全按照国内专利的撰写逻辑和答复思路来处理，很容易在美国审查阶段遇到明显阻力。

真正稳妥的做法，是在申请前，就按照目标国家的审查逻辑去准备申请文件。