申请中国专利，通常只要新创性过关，授权就基本稳了。

于是一些申请人默认美国专利也是如此，把全部精力都放在了新创性上。

但美国专利，只盯新创性，真的够吗？

来看一组数据：一些USPTO审查意见的样本统计显示，每年有约1/4的美国申请会被指出112问题，它甚至会影响专利侵权、无效的结果。

比如2025年，杜克大学就因112 问题，失去了板上钉钉的3900万美元侵权赔偿。

一件痛失3900万美元的诉讼案例

• 涉案专利：一项治疗脱发相关化合物专利（US9579270B2）

在 Duke University v. Sandoz Inc. 一案中，一审中陪审团已经认定Sandoz Inc.侵权了Duke University的专利，并判决赔偿约3900万美元。
但到了上诉阶段，案件却突然反转。
联邦巡回法院认为，该专利的权利要求30违反了112问题：权利要求30覆盖的化合物范围非常广，但说明书并没有充分证明发明人真正掌握了这么大的技术范围。
最终，权利要求30被判无效，原本的3900万美元赔偿也随之被推翻。

关于这一判例，我们后续会通过专文为大家详细解析，请持续关注。

112 问题到底在审什么？

大多数人可能只有模糊印象，那就是：美国专利申请写得是否清楚？

但实际上，112问题是好几种风险的组合，你每次遇到的，可能都不一样。

这三类112问题最棘手

112问题总共有5种类型，下面3类是最棘手的。

112(a)–充分描述问题

• (a) IN GENERAL.—The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.
• （a）总则——说明书应包含对本发明的书面描述，以及对本发明制造和使用方法的描述，该描述应完整、清晰、简洁、准确，以便使任何精通本发明所属或与其最密切相关的技术领域的技术人员能够制造和使用本发明，并且应阐明发明人或共同发明人设想的实施本发明的最佳方式。

112(a)规定了说明书的清楚、详尽程度。

简单来说，要达到“本领域技术人员能够准确理解并实现该发明”，说明书的描述才算得上“足够清楚”。

哪些情况是典型的“不清楚”呢？

实务中，112（a）常见的有这几种：

一是，说明书支撑不起权利要求的保护范围。举个例子，权要写的是：“导线的材料包括任意导电金属”，但说明书实施例只有铜导线。

二是，说明书实施例缺失。比如参数、部件结构、技术实现方式缺失。

前面提到的 Duke University v. Sandoz Inc，触犯的就是112(a)问题。法院认为：该专利对关键C1和Z位化学基团的描述如同“迷宫般错综复杂”。例如，对于C1位，该专利列出了五个“优选”选项，但没有一个是权利要求所要求的酰胺。

112(a)是最难克服的112问题

如果递交时的说明书底子不好，比如缺少关键参数、结构或实施例支撑，审查员指出问题后很难通过答复克服。尤其是想保留原来的内容或者争取更好的范围时，非常难。

因为申请提交之后，就不能引入新内容（new matter）了，你的修改仅限于现有说明书的范围。

112(b)-权要清楚问题

• (b) CONCLUSION.—The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.
• （b）推论——说明书应当推导出一个或多个权利要求，这一个或多个权利要求特别地指出并且清楚地申明申请人视为其发明的主题。

112(b)要求权利要求必须清楚、明确，让技术人员能够理解发明的具体边界和保护范围。

实务中，如果说明书出现这些情况，比如术语没有定义、术语指代不清、使用主观词汇、同一术语在不同地方有不同含义，就极可能被指出112(b)问题。

112(b)是最频繁的112问题

在所有112问题中，112(b)是最频发的。那好不好克服呢？

有时候好克服，比如如果只是术语指代、术语不同含义的问题，通常修改下术语即可。

有时候又很难克服，比如术语缺乏定义的问题，表面上某个术语只是“字句不清”，实际上可能会牵动保护范围，最终结果得看申请文件有没有写到位。

但总体来说，它的答复克服难度没有112（a）高，如果申请人遇到了，还是很有希望成功克服的。

112(f)-权要支撑问题

• (f) ELEMENT IN CLAIM FOR A COMBINATION.—An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.
• 权利要求中针对组合的特征可以被表示为用于执行特定功能的装置或步骤，而无需阐明支持该功能描述的结构、材料或动作，并且，这样的权利要求应该被解释成覆盖在说明书及其等同物种所描述的相应结构、材料或动作。

112(f)主要涉及一种特殊的权利要求写法——用功能来限定部件，而不是具体结构。比如，权要部件描述为“生成密钥的模块”。

实务中，最典型的112(f)问题就是——权要里有功能描述，说明书却没有实施例来支撑其实现。比如，权要部件为“生成密钥的模块”，但说明书没有相关模块的结构说明，那么权要就缺乏支撑。

112(f)容易产生连锁反应

“功能性描述”的写法在算法领域比较常见，所以算法领域也是112(f)的高发区。

克服难度如何？

112(f) 定是最难答的，但它很容易产生连锁反应，把人带进更难答的问题里——实际答复中，112（f）经常答着答着就变成了112(a)和112（b）。

以上是实务中最棘手的112问题，而112问题还有三种。

其他112问题

• (c) FORM.—A claim may be written in independent or, if the nature of the case admits, in dependent or multiple dependent form.
• (d) REFERENCE IN DEPENDENT FORMS.—Subject to subsection (e), a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A claim in dependent form shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the claim to which it refers.
• (e) REFERENCE IN MULTIPLE DEPENDENT FORM.—A claim in multiple dependent form shall contain a reference, in the alternative only, to more than one claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim. A multiple dependent claim shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the particular claim in relation to which it is being considered.
• (c) 格式：权利要求可以独立写成，或者，如果案件的性质允许，可以写成从属或多重从属的形式。
• (d) 从属权利要求援引其他权利要求：在如下述（e）段叙述，从属形式的权利要求应包含对先前提出的权利要求的引用，然后指定对要求保护的主题的进一步限制。从属形式的权利要求应解释为通过引用并入其所引用的权利要求的所有限制。
• (e)含有多项从属权利要求的权利要求援引其他权利要求：多重从属形式的权利要求应包含对先前提出的多个权利要求的引用（仅作为替代），然后指定对要求保护的主题的进一步限制。多项从属权利要求不得作为任何其他多项从属权利要求的基础。多项从属权利要求应连同引用并入的特定权利要求来解释权利范围的限制内容。

112（c）-（e）强调了美国专利的权要形式和引用规则。

美国权要可以是独权，也可以是从权，从权允许“一引多”——一项权利要求引用多项权利要求。

但不能“多引多”——本身是一个多项从属权利要求，还引用了在前的多项从属权利要求，这一点和中国是一样的。

112（c）-（e）最关键的是费用问题

它们不像 112(a)、112(b)、112(f) 那样，直接决定一件专利的申请成败，但会涉及额外费用——美国多重引用要额外收费，通常是非多重引用的两倍。所以一般进美国时，申请人还是会选择修改引用关系。

更多的话

克服112问题的最佳阶段，不是收到答复时，而是专利递交前。

经验丰富的代理所，总会在专利撰写阶段，先整体对美国申请做一次全面的授权风险评估，再针对性地进行申请文件改写，尽可能消除授权风险——这也是我们的一贯做法。

当然，如果您已经收到了美国112 OA，不确定有没有答复空间，我们可以给您提供免费专业评估服务。