Blog

中国优先权制度下的“原申请撤回”问题

Uncategorized / 专业文章

中国优先权制度下的“原申请撤回”问题

设想有这样的场景:

同样是以中国申请A为优先权,提交在后申请,要求优先权成功后,甲收到了中国申请A视为撤回的通知,乙却收到了中国申请A的审查意见。

这是怎么回事?难道是审查程序出错了?

本文就来聊聊“优先权(即原申请)视为撤回”背后的来龙去脉。

中国《审查指南》第一部分第一章6.2.2.5节明确规定了:

“申请人要求本国优先权的,其在先申请自在后申请提出之日起即视为撤回。 ”

所以,如果以在先中国申请为优先权,提交在后中国申请,在先中国申请(即原申请)会被视为撤回。换句话说,这并不是简单的“多申请一件中国专利”,而更接近于用在后中国申请替代原申请。

很多申请人可能都知道这种情况下,原申请会视为撤回,但在实务中,他们往往只关注“能否成功主张优先权”,却忽视了这一制度对整体专利布局产生的影响,主要有如下两方面:

  • 申请节奏整体延后

原申请视为撤回后,虽然不会对在后中国申请的审查造成影响,但是原申请退出审查程序后,对原申请的技术保护只能依赖在后中国申请,而在后中国申请需要重新进入审查流程。这样一来,在后中国申请的授权时间随之推迟,相应地,技术保护落地节奏也会受到影响。

  • 专利保护期限“隐性缩水”

虽然专利保护期限是从申请日起算,正如前述内容所述,由于在后中国申请授权时间更晚,真正能够稳定行使权利的有效保护时间相对缩短,专利的商业价值可能因此降低。

基于上述影响,在选择该申请路径前,通常需要进行谨慎的判断和合理的选择

需要注意的是,由于原申请视为撤回后,其技术内容不再作为独立专利进行保护。因此,若选择该申请路径,原申请中的关键技术方案,应尽可能在在后中国申请的权利要求体系中得到体现。尤其是在新增或更新技术方案时,更需要系统布局权利要求的技术特征,避免关键内容因布局不当而失去保护。

回到文章开头的问题,为什么同样是以中国申请为优先权,提交在后申请,乙会收到原申请A的审查意见呢?

并非所有以中国申请为优先权的路径都会导致“原申请视为撤回”的后果。不同申请路径,法律效果可能完全不同。

同样是以在先中国申请为优先权,若在后申请采用下述申请路径,则原来的在先中国申请不会视为撤回,而是会正常进入审查程序和下发审查意见。

以在先中国申请为优先权,直接申请海外专利(如通过巴黎公约途径进入海外国家),原来的在先中国申请不会视为撤回。

在该路径下,在先中国申请仍可继续审查并争取授权,在后海外申请则可以继承更早的申请日,实现国内与海外布局并行推进。

问题在于申请海外专利前,是否需要“先交中国申请”?其实,对于国内申请人而言,一般都建议先提交中国申请。除非,国内申请人明确产品不会在中国上市,或者竞争对手不会在中国销售这样的产品。此外,当预算有限或申请时间紧张时,先提交中国申请也常作为现实选择:既可抢占尽可能早的申请日,又能在优先权期限内进一步完善技术方案和专利文本,再决定是否进入海外。

以在先中国申请为优先权,先提出PCT申请,再进入中国国家阶段,那么原申请不会被视为撤回。

至于是否需要通过PCT“再落回”国内,并非简单的“重复申请”问题,而取决于PCT申请相较原中国申请是否已有实质提升。如果PCT申请在原中国申请的基础上进行了系统优化,例如扩大保护范围,甚至补充技术改进等,在这种情况下,再落回中国可能获得更高价值的专利布局。更多内容可参见该文章:PCT再落回中国,“多此一举”背后的考量

通过本文可知,我们对优先权的理解不能仅停留在常规的“时间继承”这一特征上,在实务中也不能仅关注主张优先权是否成功。

真正成熟的专利布局,需要在充分了解不同制度的基础上,选择最合理的申请策略,实现保护价值最大化。

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare