上篇文章（用中国专利客体问题经验，去判断美国专利 101 问题，风险很高）说过，美国专利审判和上诉委员会（PTAB）的数据显示，101 驳回在上诉阶段被维持的比例高达 87%–91%。

这意味着，美国101问题一旦出现，后续几乎没有回旋空间。

所以，很多申请人不幸拿到了101问题的OA之后，都非常纠结：“继续答复吧，难度这么大；现在放弃吧，又不甘心前期投入白白浪费。”

那该怎么办？怎么判断何时放弃答复呢？

本文给大家提供一些判断思路。

先看懂101问题的审查逻辑

在讨论“放弃还是继续”之前，你得先知道审查员是怎么一步步把你拉进101问题的“坑”里的。

如下图所示，当前美国专利局对101问题的审查遵循四步分析法。

从这张流程图可以看出，真正决定审查结果的，其实就是两个核心节点（Step 2A和Step 2B）。

克服101问题的关键之处在于，能否通过Alice/Mayo检验，即是否能通过司法例外的审查步骤。

如果这两个节点你都判断清楚了，要不要继续答复，结论就很明确了。

第一个判断核心：你是否认同司法例外的认定？

收到 OA，审查员可能写道：“你的权利要求指向抽象概念”。

这时候，你要先问自己：按照审查员的流程，你认同权要被认定为“司法例外”吗？

举个例子，如果你不认同“抽象概念”的认定，你可以直接向审查员抗辩：这不是抽象概念，而是有技术实现的具体方案。

但这种情况并不是让人纠结的，大家纠结的是下面这种。

如果认同“抽象概念”的认定呢？也就是，你承认自己的权利要求落入了司法例外。

此时单纯抗辩“技术概念不抽象”几乎没效果，需要进入下一步判断。

第二个判断核心：说明书有没有能起作用的“附加元素”

假设技术已经被认定落入司法例外，那么抗辩的关键是：你有没有东西可以把发明从司法例外中拉出来？

也就是，你的说明书里有没有能起作用的“附加元素”。

附加元素是指，发明中除司法例外部分之外的，其他技术特征。更多说明参见往期文章：《美国专利授权中的101条挑战——客体问题，该如何应对？》

但也不是说什么样的附加元素都可以，关键还要看它能不能起到作用？

什么样的附加元素能起作用？

• 能整合进实际应用：能与现实世界中的实际技术或工艺结合。
• 或者有显著技术贡献：能为发明提供足够的技术改进或创新，使得该发明不仅仅是对司法例外的简单应用或陈述。

不过能否真正说服审查员，还要结合MPEP发布的几十个相关判例，通过对这些判例的分析才能判断附加元素是否能发挥作用。

这也是为什么深入研究判例或者请专业代理所进行评估非常重要。后续我们会为您发布更多具体的判例分析文章，请持续关注。

如果有能起作用的“附加元素”，案子就值得继续答复。

但如果没有，又想控制成本，应该谨慎考虑答复。

最后，适度参考审查员的情况

在技术判断之外，还有一个无法回避的现实因素——审查员。

有些审查员对 101 有近乎执拗的坚持。

如果该审查员的 101 撤回率极低，且你没有预算进行 PTAB 上诉 (Appeal)，那么继续提交 RCE 往往只是在“送钱”。

更多的话

收到美国101 OA，焦虑是正常的。

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