美国专利实战 | 中美审查员指出相同问题，为何两者的答复难度天差地别？-案例分析之6
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今天分享的申请人，拿着授权的中国专利进入美国，却在收到美国专利申请第一次审查意见后就直接放弃了该申请。
或许是他们意识到了，美国审查员指出的授权问题并不像在中国这么容易解决，所以及时放弃止损。
那我们不妨一起来看看，中美审查员都各自指出了哪些问题？
优先权的申请过程
中国优先权只经历了一次答复就获得了授权，中国审查员在OA1中指出：
- （1）权要1~12存在客体问题。
审查意见认为，权利要求1请求保护一种数据处理方法，其未涉及具体的数据处理领域，权利要求中的函数、变量也无具体的物理含义，其实质是一种智力活动的规则和方法，属于专利法第25条第1款第（二）项规定的不授予专利权的范围。
- （2）权要13~28不符合《专利法》22条第3款（创造性问题）。
权13-28是与权1-12对应的系统权要，审查员认为当前的所有权要均存在创造性问题。
中国审查员给出创造性审查结论时，提供了2个中国对比文件。
申请人在答复时，从说明书中上提新特征至方法独权和装置独权，最终获得授权。
申请版独权1（机译版）：
授权版独权1（机译版，划线部分是与申请版独权1的区别特征）：
美国专利申请过程
美国专利是将中国专利直接翻译后递交。申请人在美国审查员下发第一次审查意见后，就放弃了该申请。美国审查员在OA1中指出：
- 权要存在112问题（撰写质量问题）、101问题（客体问题）、103问题（创造性问题）。
申请人为何放弃？
该美国申请的112问题其实并不严重，申请人只要按照审查员的意见修改即可。
此外，在中国已经成功克服客体问题的前提下，正常来说，申请人很有可能采用同样策略来应对美国申请的客体问题。
基于此，笔者推断，让申请人这么早选择放弃的根本原因还是在103问题。面对审查员给出的6个对比文件，申请人对创造性的抗辩可能无从下手。
我们不妨一起看看中、美审查员对该申请新创性的具体审查意见。
美国审查员指出Solazzi的非专利文献公开了：通过 LUT 实现激活（查找表），并给出了自适应激活函数及相应的算法。其披露了“获取激活函数……生成所述拟合配置表的评价值”。
在此基础上，Maloney（US20180347498A1）公开了：可以迭代地重新调整一个或多个查找表，以减少可能发生的叠加误差。本领域技术人员基于 Solazzi 和 Maloney的教诲，可以修改使用 Solazzi 的 LUT 生成激活函数的过程，以包括根据评估结果进行调整。其披露了“若所述拟合配置表……满足所述预设条件”。
中国审查员指出CN105893159A公开了：获取激活函数和拟合配置参数，将输入数据划分为多个区间；根据配置参数判断激活函数的输出值曲线的误差是否超过误差阈值，在超过阈值时进行调整。
该申请与CN105893159A区别在于具体的功能模块设置方式，而这是本领域技术人员的常规设置。
从审查员给出的对比分析可以看出，美国审查员对权要技术特征的对比更加详细，并且每个特征都给出了具体的依据来支持。相比之下，中国审查员通过大体相同+常规设置就驳回了该申请。
不仅如此，加上对后续从权的对比，美国审查员总共引用了6个对比文件，而中国审查员总共只引用了2个对比文件。
由此可见，美国对新创性的审查比中国更加严格，检索力度更强，并且审查员都更加偏向于引用本国的对比文件，这也使得有时中美两国的审查结果差异较大。
这也印证了我们往期发布文章：
同一技术的创造性，为何美国却给出了与中国专利完全相反的审查结果？——揭秘美国专利创造性审查的特点（点击阅读）
由于美国代理一般是分阶段的，答复服务费是独立于申请服务费，单独收取的。申请人在看到希望不大的情况下，选择了及时止损，确实更明智。
更多的话
这个案例充分体现了，中美两国审查员即使指出了相同问题，其答复难度也是不同。本案例在新创性答复难度上体现尤为明显。
申请人在专利申请进入美国前，一定要考虑美国创造性审查特点，提前做好预防，或许能一定程度上扭转这种被动状态。
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