一款老药，抗寄生虫作用早已公开。

如果将这款老药的成分进行拆分，拆分方法早已公开，且拆分得到的其中一种成分，抗寄生虫效果相当，毒性却更低。

有人据此申请专利，但问题来了：

拆分得到的成分单独成药，究竟是常规选择，还是创造性发明？

最高人民法院在一起医药专利无效案中，给出了答案。

案件概述

•专利号： ZL200510083025.1

•判例案号：(2020)最高法知行终476号

•专利名称：左旋奥硝唑在制备抗寄生虫感染药物中的用途。

•最接近现有技术：公开了奥硝唑消旋体（原药，简称消旋体）具有抗阴道滴虫、抗阿米巴原虫等抗寄生虫作用。同时，现有技术也已公开了从消旋体里，拆分得出左旋体与右旋体的方法，二者互为对映体。

•区别技术特征：本专利使用单独的左旋体替代消旋体，用于制备抗寄生虫感染药物。

案件过程

•无效请求人以本专利不具备创造性等为由，向国知局请求宣告本专利权全部无效。

•国知局认定本专利具备创造性，维持专利权有效。

•无效请求人不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

•一审法院认为本专利不具备创造性，判令国知局重新作出决定。

•专利权人及国知局不服，向最高人民法院提起上诉。

核心争议

如前所述，消旋体的用途及拆分方法均已公开，专利权人发现左旋体与消旋体的疗效相当但毒性更低，据此申请本专利，但无效请求人认为，选择左旋体成药属于常规尝试。

由此，本案核心争议在于：在“用途已知”且“拆分方法已知”的前提下，仅选择左旋体成药是否具备创造性。

国知局认定，涉案专利与现有技术的区别在于以左旋体替代消旋体，实际解决的问题是降低消旋体的毒性，尤其是中枢毒性。现有技术未给出选择左旋体降低毒性的启示，反而给出了左右旋对映体毒性相当的技术预期。

本领域技术人员既缺乏相应动机，也没有合理成功预期，因此该方案具备创造性。

一审法院则认为本专利不具备创造性

一审法院对现有技术、区别技术特征没有异议。但认为现有技术已公开消旋体的拆分方法，并明确指出对映体具有开发前景，本领域技术人员有动机进一步研究单一对映体的成药性。

在此基础上，药效和毒性评价是药物研发的必然环节，技术人员在研究对映体时必然会进行毒副作用测试。因此，左旋体中枢毒性更低只是常规研究的自然结果，未达到预料不到的程度，故不具备创造性。

读到这里，你会不会觉得：一审法院这套逻辑，哪里有点不对劲？

对此，最高法又是如何认定的？

最高法观点

最高法最终认定本专利具备创造性，并围绕技术问题和技术启示两个方面阐明了裁判理由。

一、创造性判断应回归实际解决的技术问题

最高人民法院指出，创造性判断应当严格遵循“三步法”（确定最接近现有技术 → 确定区别特征及实际解决的技术问题 → 判断是否显而易见）。一审法院未严格遵循三步法，跳过了“界定实际解决的技术问题”这一步，直接去谈技术启示，将技术问题错误泛化。

最高法明确，确定实际解决的技术问题，应当以区别特征为基础，并以说明书记载且得到证据支持的技术效果为参考。

本案区别特征在于以左旋体替代消旋体，且本专利说明书记载了详细数据，证明左旋体药代动力学更优、中枢毒性更低。

因此，最高法确认，国知局将本专利实际解决的技术问题确定为：提供一种降低消旋体中枢毒性、提高用药安全性的抗寄生虫感染用途，并无不当。

二、一审法院对技术启示的认定也有问题

判断现有技术是否给出技术启示时，应遵循以下三项裁判标准：

•技术启示应当是具体、明确的技术手段

最高法首先强调：本领域技术人员从现有技术中可以获知的技术启示原则上应该是具体、明确的技术手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。仅仅依据抽象的想法或者本领域的一般猜测，容易低估发明的创造性。

专利法意义上的“技术启示”不能泛化为行业内一般性的研发趋势或监管倡导，只有现有技术给出了明确、可操作的具体改进手段时，才能认定存在研发动机。

本案中，监管部门（如FDA或药监局）倡导对手性异构体进行研究，仅属于行业一般性的研发指引；现有技术并未给出“通过选择左旋体来降低消旋体中枢毒性”的具体手段，不能仅凭这一研究方向认定存在启示。

•已知化合物用途发明，须考察是否有“合理的成功预期”

对于已知化合物药物用途专利，最高法指出：

对于已知化合物的药物用途发明专利，如果本领域技术人员对于已知化合物的药用用途或者效果没有‘合理的成功预期’……而是利用了该化合物新发现的性能，并且产生了有益的技术效果，超出了本领域技术人员的合理预期，则应该认为这种已知化合物的药用用途发明具备创造性。

已知化合物用途专利保护的是化合物的新性能。若技术人员无法基于现有技术预见该新性能，且产生了超预期效果，则具备创造性。

本案中，现有技术不仅未预示左旋体具有低毒特性，反而给出了“左右旋对映体毒性相当”的技术预期。技术人员对“左旋体中枢毒性显著降低”缺乏合理的成功预期。

•一般研究方向不能替代具体技术启示，否则容易产生后见之明

对于一审法院将“成药必做毒性测试”作为技术启示的依据，最高法给予纠正：

“如果现有技术只是给出了本领域一般的研究方向或者存在相反的技术教导，并没有关于研究手性对映体的毒性明确、具体的技术启示，仅据此认定现有技术给出相应技术启示，容易产生后见之明的危险，低估发明的创造性。”

不能因某种测试（如毒理测试）属于药物研发的例行步骤，就反推测试出的优异效果属于“自然结果”。在缺乏具体指引甚至存在反向教导时，认定存在技术启示容易产生后见之明。

一审法院仅凭“成药研究必然要做毒副作用测试”这一常规流程去否定创造性，忽视了现有技术未给出具体指引且存在反向教导的事实，存在后见之明的问题。

综上所述，最高法最终认定涉案专利具备创造性，维持专利权有效。其认为，在现有技术未给出具体指引且存在反向教导的情况下，本领域技术人员缺乏将左旋体单独成药的研发动机与合理成功预期。一审法院未能从现有技术整体上判断技术启示，属于未严格遵循“三步法”审查原则，依法应予纠正。

启示

本案中，最高法指出，一般性的研究思路并不等同于创造性判断中的技术启示。对医药领域专利实务而言，本案有两点值得注意：

1、申请人在撰写说明书时，应尽量明确现有技术存在的缺陷、本发明所要解决的技术问题，以及区别技术特征所带来的技术效果，并辅以实验数据支持。

2、答复时若对方以“常规研发方向”“行业趋势”等宏观理由否定创造性，可从技术启示是否具体明确、效果是否可合理预期两点进行抗辩。

后续遇到类似的创造性审查意见，也可以结合本案裁判思路，引用(2020)最高法知行终476号判决进行抗辩。