申请美国专利时，你是否在答复阶段遇到过这样的两难局面？

不交RCE，审查推进不下去，申请就此终止；

交RCE，一次官费至少1500美元（以大实体为例），预算直接失控。

为什么你的美国申请会掉进“高成本续命”陷阱？

并非偶然，而是跟实务中的两种普遍做法有关。大家普遍都这么做，不代表这两个做法就是对的。

做法1：撰写阶段直接翻译国内申请后递交

实务中，申请美国专利通常有两种做法：

– 一种是直接翻译国内申请就递交，或者只是做一些形式上的修改；

– 另一种是，在国内申请的基础上做实质性的修改，再递交到美国。

你采取的是哪种做法？

如果是第一种，那么你的美国专利申请掉入“高成本续命”陷阱的风险通常会更高。

因为美国专利审查和中国专利审查存在明显差异。

比如，中国主要依据《审查指南》中明确列举的排除情形来判断客体问题，边界相对清晰，因此申请人参照《审查指南》往往更容易规避客体问题。而美国是判例法国家，客体问题（101条款）还会依赖法院判例来判断，整体标准更为模糊，而且判例仍在持续更新，因此101问题的规避难度更大，甚至成为很多美国申请面临的第一个实质性障碍。

又比如，中国专利中常见的装置、模块、单元式权利要求写法，在美国却可能直接触发112条款（清楚性和支撑问题），进而影响授权。

再比如，即便是同一技术方案，美国与中国的创造性（103条款）审查结论也可能截然相反。

因此，实务中有大量直接翻译的美国申请，在美国审查中遭遇101、112、103等多重问题，答复起来非常棘手，RCE的提交概率也居高不下，属于“高成本续命”的高危类型。

那怎么撰写申请，才能尽量避免后续递交RCE？

——先评估，再改写。

也就是说，应当采取第二种做法。无论国内申请是否已经授权，都不要直接翻译并递交到美国。

而是要基于美国审查标准、审查习惯和审查力度，对国内申请先做授权风险评估。例如，是否存在101风险？是否存在112风险？是否存在103风险？

再基于风险评估结果，对国内申请进行实质性改写，尽可能消除已知的授权风险。

这样递交到美国的申请，就不再是一个简单的翻译版本，而是一个针对美国审查体系进行过适配和优化的版本，后续答复压力会明显降低，递交RCE的概率也会大大下降。

做法2：答复阶段按照国内习惯答复美国OA

实务中，申请人答复中国专利审查意见时，也普遍有两种策略：

– 一种是：收到第一次审查意见（OA1）后，适度修改权利要求，同时进行抗辩。这是目前国内代理实务中的普遍做法；

– 另一种是：答复OA1时先以抗辩为主，不急于修改权利要求，等到OA2、OA3再逐步让步、修改权利要求。这也是过去一些成熟企业IPR部门经常采用的策略。

这两种策略在国内都没有问题，但如果直接用来答复美国专利OA，就有可能把申请送进“高成本续命”的陷阱，尤其是第二种策略。

原因在于，美国和中国的答复规则并不一样。

上篇文章说过，美国在答复第二封实质审查意见（FOA）时，权利要求修改会受到较大限制——原则上，申请人不能通过修改引入审查员此前没有审查过的新内容，否则审查员可能以“会增加审查负担”为由拒绝进行实质审查。而答复国内审查意见时，并不存在这样的限制。

换句话说，美国专利答复中最关键、修改自由度最高的阶段，其实是答复第一封实质审查意见（NFOA）时。

如果想要修改权利要求，最好在答复NFOA时就完成修改。否则，一旦NFOA没有克服审查意见，到了答复FOA阶段再想进行较大幅度的权利要求调整，很可能不会被审查员接受。

这相当于浪费了美国专利审查中最宝贵的一次权利要求修改机会，导致后续为了获得更大的修改空间，申请人往往不得不递交RCE进行“高价续命”。

那怎么答复，才能尽量避免高成本续命陷阱呢？

——抓住NFOA答复机会。

如果收到了NFOA，答复时不能只解决审查员当前指出的问题，还要预判后续FOA甚至RCE风险。

如果NFOA所反映的问题较大，需要通过修改权利要求才能争取授权，那么关键的权利要求修改就不要留到FOA阶段，而应当尽量在NFOA阶段完成，以避免后续出现修改受限的情况。

更多的话

综上，要想降低进入RCE程序的概率，申请美国专利时，不能直接翻译国内申请后递交，而是要按照美国审查标准先评估授权风险，再优化申请文件。

但如果撰写阶段没有评估就已经递交了美国申请，甚至已经收到了NFOA，又该怎么办？

针对这类情况，我们为您提供免费海外专利答复评估服务，帮助您分析申请面临的101、112、103等问题的答复难度，并为后续答复策略提供参考建议。