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最高法判例:权利要求写了“由……组成”,竟导致专利权人败诉?

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最高法判例:权利要求写了“由……组成”,竟导致专利权人败诉?

很多申请人在写专利权利要求时,都用过“……由……组成”这样的表述。

比如某装置由部件1、部件2、部件3组成。

但你可能没想到,在最高法的一个侵权案件里,“由……组成”这3个字,竟然成了专利权人败诉的关键原因。

涉案专利: 名称:超压时由压杆失稳触发动作的自动阀门 专利号:201510736036.0

争议的权利要求:

“先导活塞、先导阀杆、先导阀体、杆笼、细长杆、螺帽组成的压杆型组件。”

被诉侵权产品的对应结构:

被诉侵权产品的阀杆机构,不但包括与涉案专利的压杆型组件一一对应的上述6个部件,还包括:限位件、容纳限位件的腔体(以下简称腔体)和螺栓。

  • 专利权人(原告)起诉711研究所(被告)的爆破针阀装置侵权,请求判令停止侵权并承担赔偿责任。
  • 诉讼过程中,被告就涉案专利,向国知局提出无效宣告请求,主张涉案专利权应全部无效。
  • 国知局经审查后,认定涉案专利有效;一审法院也作出判决,认定侵权不成立。
  • 原告不服,向最高人民法院提起上诉;被告也不服一审判决中的部分认定而提起上诉。
  • 最终,最高人民法院作出终审判决,驳回上诉,维持原判。

双方围绕多个技术特征是否相同或等同都存在争议。比如被诉产品中的第二弹性件,与涉案专利的“小弹簧”究竟是否相同或者等同?被诉产品中的动力机构限位件,与涉案专利的“执行器活塞”是否相同?

不过,本案争议的核心还是涉案专利权1中的这句表述——“先导活塞、先导阀杆、先导阀体、杆笼、细长杆、螺帽组成的压杆型组件是该自动阀门的先导触发机构”上。

原告起诉侵权后,被告针对权要中的“由……组成”,提出了一个非常关键的抗辩。

何为封闭式限定?

封闭式限定和开放式限定是一组相对的概念。当权要写法为开放式限定(如“……包括……”)时,权要通常还可以含有该权要没有提及的部件、步骤等,而权要为封闭式限定(如“……由……组成”)时,权要通常不含有该权要未提及的部件、步骤。

被告主张涉案专利是封闭式限定,也就是主张涉案专利的压杆型组件只能由权要列举的这6个部件构成。而被告的产品,因为还额外存在限位件和腔体,所以没有落入涉案专利的保护范围,不构成侵权。

一审法院认为,权利要求中使用“组成”一词,从文义上应理解为穷尽式列举。

更关键的是,一审法院还指出,涉案专利说明书[0017]段中关于压杆型组件结构的记载,也与权1一致,只包含权1记载的6个部件。 所以一审法院认定:涉案专利权1为封闭式限定,压杆型组件仅由权1列举的6个部件构成。而被诉侵权产品额外增加了限位件和腔体,因此不侵权。

专利权人辩称:“仅在化学领域的组合物权利要求中存在封闭式、开放式权利要求的表述,封闭式撰写方式不适用于机械领域,且技术特征不存在开放式、封闭式的表达方式。” 所以,不能因为被诉产品中多出几个结构件,就直接认定不侵权。

随后双方均提起上诉,案件进入最高法二审。

这场侵权诉讼最后的胜负,很大程度上,其实就取决于最高法会如何理解“由……组成”这4个字。

如果理解为封闭式限定,那么被诉产品中新增的限位件、腔体,就可能直接导致不侵权;反之,侵权可能成立。

最高法最终支持的,也是被告关于“权1是封闭式限定”的观点,并认定被告不侵权。

对于原告主张的”机械领域不存在封闭式限定;技术特征也不存在开放式、封闭式限定“这两个问题,最高法进行了明确的回应。

首先,最高法指出:“权利要求或者技术特征采用开放式还是封闭式的撰写方式都不属于强制性规范限定的撰写方式,在任何技术领域,以说明书为依据,清楚、简要地限定了专利权的保护范围的撰写方式都属于法律允许的撰写方式。“

紧接着,针对机械领域的案子能否写成封闭式限定,最高法指出:“一般来说,在机械领域专利的技术方案中增加一个结构技术特征,并不会破坏原技术方案的发明目的,因此机械领域专利权利要求的撰写较多采用开放式表达方式,除非在要素省略发明等少数情况下可能采取封闭式表达方式,从而将被省略的要素排除在权利要求保护范围之外。“

对于最关键的“技术特征能否写成封闭式限定”,最高法进一步指出:“技术特征作为执行一定技术功能的最小技术单元,且多项技术特征组成了权利要求,因此机械领域技术特征亦可以参照权利要求来认定是否属于封闭式撰写方式。”

最高法的上述一系列回应都表明:机械领域的技术特征可以采用封闭式撰写方式,比如申请人想将某些部件排除在权要保护范围之外,就可以写成封闭式限定。

而本案权1的压杆型组件写成“由……组成”,正是典型的封闭式限定写法。

此外,涉案专利的说明书也能证明这一点,最高法指出:“虽然涉案专利说明书[0007]段记载的压杆型组件与[0017]段记载的有所不同,但涉案专利权利要求1关于压杆型组件的描述与[0017]段记载完全一致,故在确定专利保护范围时仍应以权利要求书所记载的内容为准。”

因此最高法认定权1为封闭式限定,所以涉案专利的压杆型组件,保护范围原则上只覆盖权1列举的6个部件。

而对于被诉产品的阀杆机构中多出来的限位件、腔体,最高法给出了对比结论:“涉案专利中的锁止卡槽位于压杆型组件一侧,并不属于压杆型组件本身的一部分;而被诉侵权技术方案中的限位件及容纳限位件的腔体,则属于对应机构自身的组成内容“,换句话说,阀杆机构并不相当于仅由涉案专利的那6个部件构成,而是在此基础上又增加了新的组成部分。

因此, 被诉产品的阀杆机构未落入涉案专利权1的保护范围内。

到这一步,核心争议点就彻底明确了。

对于其它争议点,最高法也给出了结论:涉案专利的“执行器活塞”,与被诉产品的“限位件”是相同的技术特征。但被诉侵权产品的第二弹性件,和涉案专利权1的小弹簧既不相同也不等同。

综上,最高法最终认定,被诉侵权产品不构成侵权。

首先,权利要求慎用……组成等表述。

如果权要写成“由……组成”,法院完全可能将其理解为封闭式限定。如果某个组件被解释成“只能由这些部件构成”,那么竞争对手完全可能只通过增加一个附加结构件,就绕开专利保护范围。

所以,在撰写权利要求时,尤其是在机械领域描述某种装置、机构、组件的组成关系时,最好慎用“由……组成”这样的表述。

当然,这并不意味着“由……组成”绝对不能使用。如果申请人确实希望将某一组件严格限定为若干特定部件,或者从技术方案本身来看,该组件本就不应再包含其他结构,那么采用这类封闭式写法也未必不可以。

其次,说明书需要有相应的实施例扩展。

本案中,最高法将“由……组成”认定为封闭式限定还有一个重要理由,那就是涉案专利的说明书也只披露了权1中的压杆型组件的6个部件。换句话说,就算想把它认定为开放式限定,也缺少说明书的支撑。

所以,撰写说明书时,无论权要是否写成“由……组成”,只要不绝对排斥其他结构,说明书中都应当尽量保留变化余地。比如补充替换结构、附加结构、变形方案、不同组合方式等实施例。

否则,一旦竞争对手仅通过增加一个附加结构件进行规避,而你的说明书中又缺少相应实施例,后续无论是在侵权解释还是保护范围主张上,都可能非常被动。

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