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《审查指南》修订后的专利一案双申,这3个选择IPR要做对!

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《审查指南》修订后的专利一案双申,这3个选择IPR要做对!

上篇文章说过:《审查指南》修订后,一案双申进入了“二选一”时代。

走新规下的一案双申,IPR可能遇到很多关于“如何选择”的问题,比如:

  • 哪些情况适合一案双申?哪些不适合?
  • 一案双申的发明授权了,该留发明还是实用新型?
  • 同时申请发明和实用新型,不申明一案双申可行吗?

这三个关键选择,其实也是IPR能力的试金石,提前搞清楚,实际申请能少走很多弯路。

如果选择一案双申,申请就走不了官方加速通道。换句话说,选择一案双申就是变相放弃了优审和预审加速。

而且一案双申还会延长发明的申请周期。根据笔者实际处理经验来看,一案双申的案件,如果实用新型授权了,发明专利申请相比于普通情况,进入实审需要的时间会更长。

所以不论出于什么目的,只要想快速拿到发明授权,即便走不了官方加速,都不应该走一案双申。

此外,一案双申也不能让你发明和实用新型各拿一个授权。

因为实用新型与发明本质上属于同一技术方案,《审查指南》修订后,最终必须“二选一”。

当然,你可能会想:“如果同时申请实用新型和发明,但不声明一案双申,这样能拿到两个授权吗?”

这个问题,我们在后续“选择三”部分说得很清楚。

一案双申真正适合什么情况?

一案双申的作用在于,申请人能先利用实用新型的授权速度,尽快拿到授权形成初步保护;再拿到发明专利授权,转为更长期的保护。

所以,一案双申的正确用法,是企业用来保护技术。

大多数企业都倾向于保留发明专利,因为从价值来看,发明专利的保护力度更强,保护期限更长,含金量也更高。

但发明和实用新型的取舍,最好基于发明的授权范围和审查过程来决策。

比如出现这两种情况,留实用新型反而更合适。

发明专利授权的保护范围过窄

发明专利的审查比实用新型严的多。发明专利要求有创造性,而实用新型只需要有明显创造性即可。

这就造成——同一个技术,实用新型拿到的授权范围可能比发明更宽

如果IPR评估之后,认为发明授权的保护范围不理想,难以有效保护技术、限制竞争对手,那么保留实用新型反而更有价值。

发明专利授权的稳定性不确定

正因为发明专利审查更严格,所以权利稳定性也可能更弱。

如果对手想无效发明专利,他可以通过更大力度的检索找出很多对比文件,再从结合启示等各个方面去否定创造性。但《审查指南》明确规定了实用新型审查的对比文件限制,这可能导致无效难度比起发明专利高多了。

比如业内有个号称“无效不掉”的实用新型专利——《一种一体式自拍装置》(CN204119349U),曾被竞争对手发起了30多次无效请求,仍然屹立不倒,最终随着保护期限届满自然失效。而专利权人用这件实用新型发起维权诉讼近8000起,涉案金额超2.6亿,赚的盆满钵满。

有些IPR可能还会冒出这个想法:“我同时申请发明专利和实用新型,但不声明一案双申,有没有可能两件专利都拿到授权?”

理论上可行。

根据《专利法》第九条的规定:同样的发明创造只能授予一项专利权。

实际审查中,审查员会判断两件申请是否属于“同样的发明创造”——如果两件申请的权利要求保护范围明显不同,就有可能被视为不同的技术方案处理,分别获得授权。

但这里有一个问题——是不是权要换个表述就算“不同”了?

注意,这里的“不同”,不能只是文字游戏,而是要在保护范围上保持实质性的明显区别。

如果两套权要没有明显区别,又没声明一案双申,国知局的审查系统能直接检测到两件申请是重合的,进而认定为非正常专利申请,不会给予后面的发明审查机会。

但如果两套权要真的有明显区别,那其实这种情况就不是一案双申与否了,完全可以视为两个独立的发明创造。

不过仍要小心“非正常”

两套权要不同,但说明书大面积重复,很可能会被审查员关注到。一旦权要差异没达到审查员心中的标准,就有很大概率被认定为非正常专利申请。

所以,这种做法理论上可行,但一般不建议贸然尝试。

这三个问题,IPR提前搞清楚,实际申请专利能省不少事。

后续我们还会持续推出更多干货文章,帮助IPR提升海内外专利实战能力。

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