这样修改专利权利要求,能获得授权吗?
这样修改专利权利要求,能获得授权吗?
以下是一件专利独权和收到的审查意见:
权1. 一种医院患者辅助系统,包括:便携式电子设备;所述便携式电子设备包括显示器和一或多个硬件处理器,配置用于:生成一或多个图形用户界面以呈现在所述显示器上,所述一或多个图形用户界面配置用于显示多个患者辅助选项,其中所述患者辅助选项包括紧急护士呼叫特征和非紧急护士呼叫特征。
审查意见(总结)如下:
对比文件1教导了医院患者辅助系统(便携设备、GUI、患者辅助选项);对比文件2从医院通信系统领域教导了通信单元可包括“非紧急护士呼叫、紧急护士呼叫等”;因此结合对比文件1+对比文件2的教导,权1是显而易见的,因此不具备创造性。
你觉得这样修改权要能授权吗?在中国,审查员可能给出什么审查结果?
权1. 一种医院患者辅助系统,包括:便携式电子设备;所述便携式电子设备包括显示器和一或多个硬件处理器,配置用于:生成一或多个图形用户界面以呈现在所述显示器上,所述一或多个图形用户界面配置用于显示多个患者辅助选项,其中所述患者辅助选项包括紧急护士呼叫特征和非紧急护士呼叫特征,其中所述紧急护士呼叫特征和所述非紧急护士呼叫特征与不同的医院部门相关联,使得对所述紧急护士呼叫特征和所述非紧急护士呼叫特征的选择被配置为向与所述不同医院部门相关联的不同设备发送患者辅助请求。
在中国,这样的修改大概率会被审查员认定为常规选择、容易想到而拒绝,进而下第二轮审查意见。
但在美国,这件真实专利申请却恰恰凭借这样的修改成功获得授权。
为什么中、美审查结果不同?
其实是因为中美在创造性审查实践中有很大区别:中国审查中主观性相对较强,审查员在审查意见中会大量使用公知常识、常规选择、容易想到;而美国更注重证据,对于公知常识的使用会更加谨慎。
在中国,虽然《审查指南》第二部分第八章4.10.2.2节第(4)项规定:“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的,如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议,审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由。在审查意见通知书中,审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时,通常应当提供证据予以证明”。
但在现实实践中,中国审查员会大量在不提供证据的情况下,就直接给出“容易想到”之类的意见。相信对中国专利申请有实践经验的读者,对这点都很清楚。
而且《指南》条款的措辞是“通常”,而非“必须”。这意味着,审查员在首次OA中将区别技术特征认定为公知常识时,确实是可以不提供证据的。只有当申请人后续提出异议时,审查员才需承担举证责任。
再看美国。美国无论是审查还是上诉,从上到下普遍都很注重证据规则。
联邦最高法院在 KSR International Co. v. Teleflex Inc. (2007) 中明确要求,审查员或法院在证明显而易见性时,必须提供“清晰且令人信服的证据”(clear and convincing evidence),这一判例确立了美国专利体系中证据原则的法律基准。
在该标准的指引下,美国审查员在实际审查中极少在未提供任何证据的情况下,直接以“公知常识”或“惯用手段”驳回权利要求。
即便在少数案件中审查员未提供充分证据即作出驳回,申请人一旦据此上诉,成功推翻的概率也很高。例如,在 PTAB 判决(17/963,407)中,审查员认为技术特征已被对比文件披露,并认为对比文件披露的这些特征“常见”于“肉类加工系统”,所以否定了专利的创造性。但 PTAB 认为审查员没有提供证据,来证明这些特征在发明时确实是该领域的常识,所以审查员的拒绝无法成立,最终推翻了其审查意见,专利申请人上诉成功。
现在你理解上述权要修改,为什么能拿得美国授权了吧?
原因就是,美国审查员确实没有能够找到对应的证据。
看到这里,很多人会产生一种错觉——
是不是比起中国,美国授权更容易?
并不是。
只是在证据要求上,美国会更严格。
但美国的专利检索力度,往往比中国大得多。有些申请,中国审查员没有找到对比文件,又没觉得是公知常识,于是就拿到授权了。但美国审查员在更大的检索力度下,是有可能找到更有利的对比文件,进而否定其创造性的。
而且美国的整体审查力度,通常也比中国更大。比如中国很少下客体问题和权要支撑问题的审查意见,而美国专利被下101、112驳回却是家常便饭。
所以,很多中国没拿到授权的申请,在美国却可能被授权;而中国授权的申请,在美国也可能拿不到授权。关于这点,我们后续会发布专门文章为大家详细说明,欢迎持续关注。
更多的话
因此,若想针对美国市场获得有效保护,切忌基于中国惯常的审查认知去判断美国前景,而应严格遵循美国的规则进行布局。有时,一个看似细小的技术点,也可能在美国形成有效的专利壁垒。
但另一方面,切莫因此简单得出“美国授权比中国容易”的结论。美国有其特有的审查难点,中国授权却在美国被驳回的案例同样比比皆是。
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