你见过美国审查员在OA1时就引用9篇现有文件来驳回新创性，申请人提交RCE经过4次答复，耗费十多万资金也无济于事吗？

接下来一起看看这个案例吧。

优先权的申请过程

中国优先权经过两次答复，两次答复仅涉及创造性问题。

申请人在答复时通过在独权中增加新的特征并抗辩，成功克服创造性问题并获得授权。

美国专利申请过程

美国专利是将中国优先权直接翻译后申请的，申请人在美国审查员下发第2次审查意见之后，额外支付费用提交RCE来获得第3、4次审查机会。申请人在USPTO下发第4次审查意见后放弃该申请：

• OA1指出：权要存在101问题、103问题
• OA2指出：权要存在103问题
• OA3指出：权要存在103问题
• OA4指出：权要存在103问题

其中，101是客体问题；103是创造性问题。

在该美国申请的审查过程中，创造性问题一路亮红灯，申请人陆续花了至少10万人民币，也没克服创造性问题，最终放弃该申请。

中美新创性审查差异，如此之大

本案例中，可以很明显看出中美审查员在新创性审查方面的差异。

首先，在审查时，美国检索应该更强。

中国审查员在审查优先权的时候，只引用了两个申请文件进行对比。

但是美国审查员在审查美国申请的时候，OA1一开始就引用了9个现有文件。

其次，在引用对比文件方面，审查员都具有地域性的偏向。

中国审查员给出的两个对比文件均是中国的，美国审查员给出的9个现有文件也全部都是美国的。

基于笔者的经验，各个国家的审查员因为语言问题，也更加倾向于引用本国的现有文件来进行比对。

审查员不同，引用的对比文件不同，那么在新创性的审查结果上，自然没有必然的联系，中美审查结果很可能不同。

这一点也印证我们往期发布的文章：不同国家审查员在检索上的“偏好”不同。

同一技术的创造性，为何美国却给出了与中国专利完全相反的审查结果？——揭秘美国专利创造性审查的特点（点击阅读）

所以，申请美国专利前，申请人千万不要觉得中国专利的新创性通过了，美国专利的新创性就稳妥了，建议申请人提前评估新创性，做好防范措施。

如果本案例中的申请人在进入美国之前做了新创性评估和相应的风险防范，结果可能完全不一样。

我们一起看看该优先权的授权权要（下划线部分是申请权要基础上增加的特征）：

鉴于中国无法查询答复文件，大致推断下划线部分特征为中国发明审查员认可的新创性的技术点。

这些模型信息在机器学习模型领域不常规？基于散列函数运算加密不常规？

如果它们对于本领域技术人员来说不属于创新，审查员经过高强度检索总能找到相关文献。

事实也确实如此，美国审查员进行检索后，认为Sun et al. (US 2018/0293057 A1) 和Kern et al. (US 2020/0012500 A1)教导了模型信息部分，这两个对比文件和Tanaka et al. (US 6,684,389 B1)等人一起教导了神经网络模型源代码文件的加密。Bansal et al. (US 2020/0380091 A1)教导使用哈希映射（即权要中的散列函数）来加密文件，这是一种众所周知的加密类型。

申请人在该美国申请的后续答复过程中，也没有克服创造性问题。可见中国审查员可能认可的新创性的技术点，在美国审查员的强度检索下，不一定具备创造性。

因此，面对类似的中国授权专利，建议申请人在进入美国之前，合理评估新创性后做好防范措施（即强化创造性）。

总结

这个案例充分体现了，中美两国在客体、新创性等方面审查制度不同。以中国专利为优先权进入美国时，一定要根据美国的审查制度，在客体、新创性等方面做好相应的防范措施。