Grid Classic
美国专利续案 – 答复中容易忽略的一个关键问题
在往期文章中,我们讲述了 美国专利续案 制度灵活的运用空间,对于扩大保护范围的作用,以及Raffel公司基于续案的定向打击的故事。文章推出后(可点击文末推荐进行阅读),我们收到了许多的咨询,其中有读者提出了一些相似的疑问,如: 问题:既然续案有如此重要的用处,那可以随时随地申请续案,不停优化专利保护范围吗? 我们的答案:只有母案处于“活着”的状态,申请人才能灵活地运用续案。 为了更好的帮助大家明白这个答案,我们特别整理了一篇详细解答的文章,从母案“活着”是什么;如何延长“活着”时间;具体实操建议三个方面入手,让大家了解续案的相关知识,帮助企业更好的保护产品/技术。大家也可以选择跳跃阅读到自己感兴趣的部分。 一、母案处于“活着”的状态是什么意思? 根据美国专利法的规定,续案递交的时间是在先申请处于未决状态。也就是说,在先申请处于未放弃或未授权的状态下,母案即处于“活着”的状态。 要注意的是,这项规定中注明的是“在先申请”,在先申请包含了首次递交的申请(即母案),还包括首次递交之后的续案。续案可以基于母案提交续案,也可以基于续案再续案。只要在先申请中有一个申请处于未决状态,母案就处于“活着”的状态,申请人就可以继续进行续案申请,且所有续案申请均可同享母案的申请日。 因此,当对专利的未来价值或深远布局还不甚明晰时,可以通过提交续案以维持母案的存活状态,以便后续重新构建专利布局。 但是,递交续案申请是越快越好吗?并非如此。 虽然持续递交续案是维持母案存活状态的常见方式,但是持续递交续案需要付出较高的成本。而且,持续递交续案的前提是说明书中存在可以递交续案的技术方案。所以,仅仅靠持续递交续案使母案“活着”,对于大部分申请人而言,有点“负担“过重。 如果您希望对续案制度进一步了解,我们免费为您推送相关文章,欢迎与我们联系! 二、怎么做才能让母案“活着”的时间足够长呢? 当然,把控续案递交的时间、临时间绝限再递交续案是一个不错的方式。此外,还有一个重要因素往往是申请人容易忽略的:审查过程对维持案件状态的作用。 纵观整个美国专利申请流程,OA答复流程位于中间环节,OA答复流程结束的时间与续案提交的时间有着密切的关系,控制OA答复流程的时长,一定程度上影响续案的递交期限。而且,OA答复的灵活性和可操纵性较强,通过OA答复来延长审查过程、进一步延长母案“活着”状态的实用性 […] …
美国专利申请 收到 FOA ,怎么处理才能保证申请人的利益呢?
在 美国专利申请 中收到了美国专利商标局发出的“最终审查意见通知书(Final Office Action,简称FOA)”,其名虽冠有“最终(Final)”字样,但综观现行的美国专利审查制度及实践, FOA 并非是整个专利申请审查过程中最后一份审查意见通知书。那么收到FOA应该如何处理,才能最大的保证申请人的利益呢? …
【1亿美金诉讼案】从美国Raffel公司诉家具巨头敏华,深度剖析基于续案的定向打击
在 美国专利 申请过程中出于不同目的, 续案 扮演着不同的角色,发挥着不同的作用。其中,基于续案的定向打击是企业申请续案的一个重要目的。在之前的文章中,我们分享过苹果续案运用故事,以及如何基于续案扩大保护范围,大家提出了许多反馈和想法。 …
美国专利申请,不得不防:详解“101问题”和“112问题”
回顾美国专利审查,美国 101问题和112问题 (对应中国的2.2问题和26.3/26.4问题)在授权量的影响上完全不亚于新创性。 注:美国101问题或中国的2.2问题可以统称为客体问题(即,专利申请请求保护的内容不属于专利保护的对象),美国112问题或中国的26.3/26.4问题可以统称为说明书支撑/清楚问题(即,权要存在不清楚、说明书对权要支撑不够等)。 与美国专利申请审查相比,中国专利申请审查出现客体问题、说明书支撑或清楚问题的情况少很多。国内申请人在不清楚这一审查差异下,采用类似中国申请的策略,在申请美国专利时仅仅将关注点放在了新创性上,而忽略了美国审查中尤为严格的101问题和112问题,自然地也就增加了美国专利申请的风险。这些风险很大概率会成为美国专利申请的“绊脚石“。 申请一件专利,不管是官费还是代理机构的服务费,美国专利申请的费用通常要比国内专利申请的费用高很多,甚至好几个国内专利申请的费用可能才能抵一个美国专利申请的费用。因此,国内申请可能更多的是“广撒网”,将能够申请的技术点尽量单独申请,旨在希望其中部分技术点能够申请成功并发挥价值。但是,美国专利申请更多的是“精准投放”,是否进行美国专利申请可能是经过申请人筛选的,比如,选择进军海外时可能才考虑海外申请等。 不难理解,不管是从市场需求、申请成本的角度,还是专利布局的维度,申请人都希望美国专利申请获得授权的成功率足够高。自然地,提前防范上面提到的101和112问题风险变得尤为重要。 如果您希望全面了解海外专利申请的风险,我们免费为您推送相关文章,欢迎与我们联系! 美国专利101问题的风险与防范 实质上,中国和美国对于客体问题的规定基本是相似的,例如,两国均规定了涉及智力活动的规则和方法、商业实施和经济等方面的管理不属于专利法保护的客体。但是,两国在客体问题的审查尺度却存在差异,美国对客体问题审查更严格。 美国专利申请审查时,如果权要内容看起来能够人脑执行,大概率会被指出101问题。 举一个很简单的例子,权要的内容是:服务器基于数据A构建向量,基于构建向量与参考向量的距离,确定数据A的某类风险。审查员认为这些步骤可以在人脑里完成,而被质疑是抽象概念,存在101问题。 可能您会疑惑,不是明确了在服务器上执行吗,为何还能有101问题?这是因为,即使在权要中记载了方法或产品在”服务器”上执行,美国专利审查 […] …
在美国专利申请中,如何基于 续案 扩大保护范围?
大家都知道海外专利申请之路是困难重重的,随时可能因为各类原因,导致申请效果不佳。那么,有没有什么方式可以解决呢?答案当然是有的,不同的方面,方式也有不同。 我们本次就先聊一聊:对于美国专利申请,如何争取足够大的保护范围,保证专利价值? 在这里,我们不得不提到” 续案 制度“这个关键武器,巧妙地运用将可以事半功倍,水到渠成。 另外,在之前的文章中,我们也曾从苹果专利案例出发,简述了续案对于申请人/企业的重要性以及如何运用。大家如果感兴趣,可以戳下方链接详细阅读:《从苹果公司的案例出发,看美国专利中的续案如何运用》 什么是续案制度 首先,在回答问题之前,我们要搞清楚什么是续案制度。 “续案”是指延续前案的申请。在美国专利申请中,申请人可以基于最先递交的原始申请(即母案)提出续案申请,也可以针对已经递交的续案申请提出进一步的续案申请。在基于同一份母案派生出的所有申请中只要有一份尚处于未决期间,申请人都可以继续递交续案申请。续案申请可以享有母案的申请日。 如果您希望对续案制度进行深入了解,我们免费提供相关的资料介绍,欢迎与我们联系! 如何基于续案扩大保护范围? 接下来,我们结合导致专利申请的保护范围过小的几种常见、典型的情况,具体说说如何基于续案扩大美国专利申请的保护范围。 第一种,撰写问题导致的范围受限 这种情况的产生,可能是由于撰写过程中的各种原因(如:撰写水平、其他原因考虑等),在权要中加入了一些不必要且具有限制的特征,从而导致保护范围受限。对于这种情况,将授权独权中不必要且具有限制的特征删除,并基于修改后的权要申请续案即可。 说起来可能比较简单,但是这种情况对于国内申请人是普遍存在的。国内申请人大部分是找国内代理所递交国内申请,然后基于国内申请递交美国申请,但是国内代理所的质量参差不齐,而且撰写方式可能并不一定适用于国外,最终撰写的质量并不符合海外申请的高质量,其范围也受限了。 如果您对已经申请的专利撰写不满意,我们免费为您评估,欢迎与我们联系! 第二种,撰写时认定的发明点和审查时审查意见认定的发明点不同,导致最终授权的权要范围受限 这一情况的出现原因也有很多,比如:申请人对现有技术的了解程度、审查员的检索能力、审查员对领域技术的熟悉程度等。 如果审查员不认可申请人认定的发明点,经过审查员的审查和申请人的答复后,原独权的方案和授权独权的方案不仅技术特征 […] …
从 苹果公司 的案例出发,看美国专利中的续案如何运用,内含免费评估福利
大家都知道,美国的专利申请制度是非常灵活的。“灵活”对于企业而言,其实是把双刃剑,把握不准确可能导致效果不佳。但是如果合理精准把握,就能协助企业在市场上如鱼得水。其中续案申请制度就充分体现了这一点。 我们以“ 苹果公司 -多点触碰专利”为例: 1/专利申请 多点触碰这项技术由美国特拉华大学的两名技术人员(Wayne Westerman和John G. Elias)研发,于1998年提交了专利申请,并根据技术发展情况进行有针对性地技术研发和专利续案申请。 2/收购衍生 2005年6月,苹果公司在对该项技术进行了收购,且被用于苹果的第一代iPhone手机,专利所有权最终在2007年8月转让到苹果公司名下。自此,苹果公司开始基于自身产品未来可能会存在的多点触控技术应用情景,提出大量的新权利要求,进行专利续案的申请。至今共衍生出近50件美国续案。我们可以从下图来简单看一下该技术的续案申请情况: 3/市场效益 苹果公司利用该项专利,做了充分的专利延伸布局。而在其后的市场发展中,该专利及其衍生带来的经济效益也是非常明显的。 – 案例分析·续案 – 案例中的苹果公司利用了此续案专利,起诉摩托罗拉、三星、HTC等公司,带来了巨大的价值。有意思的是,最早由Wayne Westerman和John G. Elias申请的母案专利,反倒没有被用于任何诉讼。这其实是比较常见的现象,据统计,是否拥有(较多的)续案专利是涉诉专利和非诉专利的主要区别特征之一。 相比于母案专利,续案专利更有可能会被用于美国的专利诉讼。那么,为什么会出现这种情况呢? 我们可以在苹果公司的母案与续案的权要布局上找到启发: …