PCT和国内专利申请都收到正向审查意见,该选哪个提交PPH加速?——在实务中,如何做出最正确的选择?
PCT和国内专利申请都收到正向审查意见,该选哪个提交PPH加速?——在实务中,如何做出最正确的选择?
基于PPH快速申请海外专利,需要有国内申请或者PCT国际检索报告的正向意见。
很多国内申请人,在申请国内专利的同时会递交PCT申请。所以,在基于PCT落地海外时,企业可能同时具备国内申请已经授权、PCT国际检索报告给出了正面意见这两个”先天优势“。
面对两个“优势”,如何择一作为提交PPH的基础呢?
首先我们来介绍下,这两个优势该如何通过PPH落地海外:
- 基于国内申请的授权权要,请求PPH加速落地海外
进入海外的权要需要与国内申请的授权权要实质对应。换句话说,提交PPH后,海外审查员审查的就是国内授权权要的实质内容,因此,海外专利能争取到最大的保护范围就是国内授权权要的范围。
- 基于PCT检索报告的正向意见,请求PPH加速落地海外
进入海外的权要需要与PCT申请中被认可的权要实质对应。被认可的可能是所有原始递交的权要,也可能只是某个范围很窄的从权。
当然,要是国内申请授权权要和PCT中被认可的权要本身就是一致的,选哪个都无所谓了。
但在实务中遇到的情况往往不是这样。
在国内专利申请过程中,通过与审查员不断地斡旋,可能拿到一个保护范围非常不错的授权范围;但也有可能遇到审查员否定所有权要的创造性,申请人只能从说明书提取大量技术特征加入权要,导致最终授权权要保护范围很窄。
而PCT权要在递交后一般不会在国际阶段做修改,能直观通过国际搜索报告看到PCT受理局对于PCT权要的初步意见。
正因如此,国内授权权要范围往往跟PCT国家检索报告认可的权要范围是不同的。
- 如何做出最正确的选择?
取决于最核心的需求。
如果单纯是为了快速拿授权,建议申请人提前评估两个的“优势”,即看看哪个权要的创造性更强,选择创造性更强的自然更加保险。
很多人可能会有疑问,既然正向意见都给出了,海外审查员不会参考直接给授权吗?为什么还要自己评估创造性?
实质上,各国专利审查之间是独立的。PPH的正向结果在海外仅是一种参考,其并无义务完全采纳,海外专利是否能授权具体还要看落地国家在国家阶段的审查。
我们就遇到不少案例,国内申请明明授权了,进入美国时仍然过不了创造性问题的难关。
如果希望在快速授权的同时,还希望能够争取一些保护范围,这就需要申请人配合代理人,从保护范围、取证、技术的核心点等角度做平衡和判断。
因此,在准备海外专利时,选择以授权的国内申请加速还是选择以PCT正向意见加速,“秘诀”就是看你的需求,结合需求来选择,才能快速达到海外申请的目标。