IDS-美国专利的大坑,谨防掉入!
IDS-美国专利的大坑,谨防掉入!
申请美国专利的小伙伴,应该经常会听到一个术语“信息披露”或者“IDS”,这可是美国专利制度中至关重要的一项规定。美国专利申请中的“信息披露”是申请人需要履行的重要义务,而如果忽视了这一义务,可能会给专利留下诸多隐患。美国专利申请对于信息披露到底有哪些要求呢?快来跟我们了解一下IDS吧。
什么是IDS?
从专利制度层面来看,信息披露是美国专利法中的一项重要而又独特的要求,它规定特定的义务人将其所知晓的与专利申请密切相关的信息以IDS(信息披露声明,Information Disclosure Statement)的形式提交给美国专利商标局(USPTO),以供审查员在审查申请时予以考虑。若是从后果层面解释,信息披露不但会影响专利审查,还会影响专利的诉讼和交易。
那么,“特定的义务人”是指哪些人呢?
简单来说,就是与该专利申请相关的人。从法条层面来理解,凡是与专利申请相关的人,都有义务将自己知晓的与专利相关的内容披露给USPTO。例如,发明人、律师或代理人、其他任何实质上参与专利申请准备的人员等等。这些义务人通过律师或代理人将相关的信息以IDS的形式提交给专利局,即被视为履行了信息披露的义务。如果这些人没能忠实地履行这项义务,则可能会有很多后续的问题和严重的后果。
IDS要披露什么?
法条中对于IDS要求披露的内容,说得比较概括,即:与专利申请相关的可专利性方面的重要信息都要披露。
在实务中,如果仔细界定什么是“可专利性方面的重要信息”,那不但费时费力,还会因为主观判断可能造成的失误导致专利申请面临风险,所以一般不会采取这种办法。从费效比来说,实务中都是把所有已知的相关信息都披露出来;这样实际所消耗资源最少,而效果也最好。比较常见的相关信息包括同族申请(如相关中国申请或PCT申请)检索报告中引用的文件,以及在撰写之前做的相关文献检索结果等。
IDS披露的时间和费用
总的来说,披露义务的存续期间与未决的申请的存续期间相同,直到该申请已经被放弃或授权,此义务一直存在。
具体来说,IDS可以在审查进行中的任何时间提交,根据申请在审查过程所处的阶段,递交IDS的时限会有不同,在有些情况下还可能产生官费,具体可以参考下表(下表所示费用针对申请人为大实体,小实体费用可减半):
IDS提交时限 | 费用及其他描述 |
Non-Final OA发出前 | 新申请提交日起的3个月内,或进入国家阶段的3个月内,或Non-Final OA 之前,0官费。 |
Non-final OA下发后,Final OA/NOA(Notice of Allowance,授权通知)之前 | 披露文献在发文日3个月内,0官费。 披露文献超出发文日3个月,260美元官费。 |
Final OA/NOA下发后 | 披露文献在发文日3个月内,260美元官费。 披露文献超出发文日3个月,需要提出撤回授权的请求,并通过RCE程序重启案件,以提交IDS(1,360美元官费)。 |
为何IDS这么重要?
关于IDS,美国披露制度的逻辑基础是这样的:专利申请人往往比专利审查员拥有更多的非专利技术信息,为确保专利审查信息全面、准确和及时,专利申请人应向审查员披露其所知的现有技术等重要信息。完全依靠专利审查员去获取现有信息,不仅可能导致专利审查周期较长,而且可能因获取的现有信息不充分而导致不当授权,使得专利的稳定性变差,降低专利质量。
因此,充分履行披露义务的专利,专利的稳定性更高,价值也就更大。
反之,如果专利权人在美国的专利申请过程中违反信息披露义务,则在后续侵权诉讼中,被诉方会多出一种侵权抗辩的武器,即不正当行为(Inequitable conduct),如果成立则可能会使诉讼涉及专利(甚至其整个专利家族)无效,完全丧失其价值。另外,在专利交易中,如果专利权人被发现在美国的专利申请过程中违反信息披露义务,则很可能会导致专利价值的大幅下降,甚至使整个交易失败。对于专利权人来说,损失是非常大的。
IDS的那些坑
在上文中,我们跟大家分享了一些IDS的基础知识,大家也可以看出IDS是一件比较复杂且专业的工作。而在实务中,有些代理所或代理人由于经验不足或者责任心不够,可能会给IDS披露带来很多坑:
1. 代理所监控不当。由于代理所监控机制的不完善,遗漏文献的披露或者错过披露的最佳时间,而导致额外官费,甚至影响专利后续的稳定性;
2. 代理所利益为导向,有意增加客户服务费。IDS披露的时间一般是在获得已知文献日起3个月内,譬如1月1日我们收到需要披露的文献A,2月1日我们收到需要披露的文献B,2月15日收到了需要披露的文献C,那么我们通过设置合理的披露期限,可以把一定时间段内的文献合并在一起披露,为客户节约不少服务费。而有些纯利益导向的机构,可能会尽可能多次的披露IDS,反复向客户收钱,而对IDS了解不多的客户,也就只能被迫承担更多成本;
3. 代理所经验不足。在不同阶段,IDS的不同阶段的披露可能会有不同的要求。譬如,在不需要官费的阶段,可以直接披露,在官费比较高的时候,建议评估后再披露。举个例子,在缴纳授权费而专利尚未获得授权时,如需要披露IDS,则可能需要通过RCE的途径递交IDS,官费高达1,360美金。而这个时候,经验丰富的代理所一般会进行充分的评估,判断文献相关性,或者考虑QPIDSP[1]等途径为客户节约官费。
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[1]当USPTO通过QPIDSP途径判断非必要通过RCE程序重启案件来递交IDS时,RCE程序不会启动,RCE相关费用会自动返还。参见:https://www.uspto.gov/patents/initiatives/quick-path-information-disclosure-statement-qpids
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