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美国专利申请中常见的审查意见简介

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美国专利申请中常见的审查意见简介

申请人在递交中国专利申请后一般会收到多次的审查意见通知书,如“第一次审查意见通知书”、“第N次审查意见通知书”、“驳回决定通知书”等。与中国专利申请的过程类似,美国专利申请递交后,申请人也会收到不同类型的审查意见通知书(Office Action,简称OA)。

这些常见的OA是什么含义,收到后应采取何种对应措施,是很多申请人都比较关心的问题。在本文中,我们将简单介绍四种常见的美国专利申请OA类型: Requirement for Restriction/Election、Non-final OA、Final OA和Advisory Action,以及这些OA的应对策略,希望对各位申请人有帮助。

美国专利申请 美国专利审查意见 Office Action OA 海外专利申请布局

在了解OA类型之前,我们可以先简单了解美国OA下发所依据的法律法规:

  1. 35 U.S. Code (USC):美国法典第35章,涵盖了美国专利法(U.S. Patent Law);
  2. 37 Code of Federal Regulation(CFR):联邦法规,涉及专利,商标和版权;
  3. Manual of Patent Examining Procedure(MPEP):专利审查指南,为美国专利商标局针对专利申请和授权专利有关的程序提供指导。

限制性要求:Requirement for Restriction/Election

一、什么是Requirement for Restriction/Election

Requirement for Restriction/Election(简称Restriction Requirement、RR)就是限制性要求,分为两种:“发明限制”(Invention Restriction)和“类别限制”(Species Restriction)。当审查员认为一件申请存在两件或两件以上独立且不同(independent and distinct)的发明时,就会下发此类审查意见,要求申请人选择其中一件发明对应的权利要求(后面简称为权要)。

在RR中,“发明限制”是比较常见的情况。当审查员认为专利申请不符合“发明单一性”要求,则会根据他所理解的权要中所包含的不同发明将权要进行分组(groups),然后要求申请人选择一组进行后续审查。

而“类别限制”则是在生物等技术领域出现的概率比较大,当申请记载了多个实施例,而这些实施例在有大量相同技术特征的同时,可能还会有一些不同的特征。为了能够更好地开展针对发明的检索,有时审查员会把不同的技术特征分为不同的类别,以此为基础要求申请人选择其中一个类别作为检索的起点。

二、Requirement for Restriction/Election的答复期限以及应对策略

RR的答复期限是发文日起2个月(最多可延长至发文日起6个月,但需缴纳延期费)。与很多国家不同,美国的延期费可以在超答复期限后,与答复一起递交。

申请人收到RR后,如果认为审查员的RR毫无道理,在回复中可以争辩审查员的RR不够准确。但是不管申请人争辩(with traverse)还是不争辩(without traverse),针对审查员给出的多个发明方案的限制选择,申请人必须择一进行。在有些技术领域的专利实务中,争辩往往会花费大量的时间和精力,而结果却大多不尽如人意,因此律师可能会建议申请人不做争辩。

从另一方面考虑,收到RR也有益处。当申请人在答复RR时选择其中一件发明(及其对应的一组权要),那么另一(几)组权要可以通过递交分案的形式进一步保护本专利申请。并且由于RR,审查员一般不可以在分案申请中基于母案以重复授权(double patenting)的理由来驳回权要,这也意味着分案申请的保护期限有可能会延长。

关于RR,还有一个小知识与大家分享。RR官文,不同于Non-final OA或者Final OA,不属于 action on the merits(基于案情实质的审查),所以收到RR官文,如果申请人有文献需要披露,即使文献已超三个月,也是不需要官费的。对于申请人的IDS义务,如果递交时IDS没有提交文献或者没有完整提交,这个时候补充提交不会收取IDS的费用?

非最终审查意见通知书&最终审查意见通知书:Non-final OA &Final OA

一、什么是Non-final OA &Final OA

Non-final OA(非最终审查意见通知书),通常是申请收到的第一个OA或是请求继续审查(Request for continued examination, RCE)之后的第一个OA,表示审查员第一次提出至少一个影响申请获得授权的新问题。

Final OA(最终审查意见通知书)是在申请人在答复先前OA时没有完全解决或克服所有的问题的情况下,审查员下发的最终驳回(在少数情况下,申请收到的第一个OA是即为Final OA)。

关于OA涉及的实质性驳回,常见的是如下几类:

基于现有技术的驳回技术性驳回
§ 102 驳回:对新颖性的驳回§ 101 驳回:非专利适格客体、缺乏实用性
§ 103 驳回:对创造性的驳回§ 112:缺乏可实施性、缺乏说明书支持
重复授权(double patenting)

二、Non-final OA &Final OA的答复期限以及应对策略

Non-final OA 和Final OA的答复期限都是三个月,也可以延期三个月(延期需要递交延期费)。

答复Non-final 和Final OA的策略一般有两种方向:修改权要和与审查员争辩(argue)。

  • 如果审查员对引用文献的理解非常合理,或者与审查员访谈后、申请人获悉权要修改的方向,或者为了加速审查过程等,那么申请人可以采用修改权要的方法答复OA。
  • 如果申请人认为审查员的驳回理由不合理,或者认为引用文献非现有技术等,申请人可以采取争辩的方式进行答复。
  • 当然,申请人还可以在答复中既修改权要,又针对不合理的地方做出争辩。

需要强调的是,一份专利申请在收到Final OA后,从程序角度来说实质审查已经基本结束,权要的内容已基本“锁定”。申请人可以根据答审的不同情况,选择性地借助其他手段进行修改:

  • 如果申请人做出有限的权要修改,特别是缩小权利要求范围,可以直接递交答复或递交AFCP(After Final Consideration Program, 最终驳回后再考虑试行计划);需要注意的是,递交AFCP存在一定限制条件,其申请必须属于以下条件之一:1. 35 U.S.C. 111(a)下的美国外观,专利或者植物申请;2.  已经通过35 U.S.C. 371(c)落地美国的国际申请;3.  35 U.S.C. 371(c)下的续案分案申请。
  • 如果申请人需要引入新的证据或者是大范围的修改权利要求,可以考虑同时递交RCE及相对应的官费;
  • 如果申请人认为与审查员无法达成共识,可以考虑上诉。

咨询行动:Advisory Action

申请人对Final OA的答复未能使得申请处于可授权状态,则申请人会收到Advisory Action(简称AA)。需要强调的是,AA可以看作是Final OA的延伸,即AA的答复期限等于Final OA的答复期限(即Final OA发文日起三个月,最长可延期至六个月)。所以从答复期限的角度上看,AA更像是审查员告知申请人“您关于Final OA的答复没有通过,申请不能获得授权,请重新答复或者采取其他措施”的一封通知书。

另外,答复Final OA有一个“两个月规则(Two-month rule)”: 如果申请人答复Final OA的时间是在 Final OA的发文日的两个月内,而审查员不同意发出 Notice of Allowance(授权缴费通知书),则审查员签发Advisory Action的时候,需要在AA中指出答复的延期的起始时间;且如果下发AA的时间超过了Final OA之后3个月,延期的起始时间要从AA时间算起。为了方便大家理解,我们针对答复Final OA的两个月规则,简单举个例子。

示例A:某申请在2020.07.01收到了Final OA,申请人在两个月内(即2020.09.01之前)递交了答复。审查员在三个月内(即2020.10.01之前)下发AA,然后申请人在2020.11.10继续答复AA,此时距离Final OA的三个月的答复期限超期两个月(10.1-11.1算一个月,11.1-12.1算一个月),所以需要缴纳二个月的延期费;

示例B:某申请在2020.07.01收到了Final OA,申请人依旧在两个月内递交了答复。审查员在2020.10.12(非三个月内)下发AA,然后申请人在2020.11.10继续答复AA。此时计算延期费与前面不同,前面的延期时间是从Final OA的三个月起算,但是这里延期时间是从AA的发文日即10.12起算,即超期限1个月,只需要缴纳一个月的延期费。

简言之,若申请人在Final OA的两个月内做出了答复,但是审查员下发AA的时间超过了答复的三个月,那么作为适当的补偿(可以这么理解),在计算延期费时,延期的起始时间是AA的发文日,而非Final OA的发文日。但即使是这种情况下,最终的延期时间还是不能超过Final OA之后6个月。

汇总

针对这四种常见的OA,小编进行了简单的汇总,希望对大家有帮助。

OA类型汇总

OA类型何种情况下会收到此类OA
Restriction Requirement一份申请中声明两个或以上的不同发明。
Non-final OA审查员第一次提出至少一个影响申请获得授权的新问题。
Final OA申请人在答复先前Office Action时没有完全解决或克服所有的问题。
Advisory Action申请人对Final Office Action的答复未能使得申请处于能被授权的状态。

OA答复期限汇总

答复期限(无需缴费)可延长的答复期限(需要额外官费)总的答复期限提交答复后会发生什么
Restriction Requirement2个月额外4个月6个月下一个OA/获得授权
Non-final OA3个月额外3个月6个月下一个OA/获得授权
 Final OA 3个月 额外3个月 6个月Advisory Action/授权(提交答复后需要注意总的6个月答复期限)
Advisory Action答复期限与Final OA答复期限一致

https://www.pctpatent.cn/?p=1898

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