经验分享:未雨绸缪,做好专利申请的答复预演——如何能防止答复陷入死局
经验分享:未雨绸缪,做好专利申请的答复预演——如何能防止答复陷入死局
有些时候,专利申请经过加速,很快就进入了实审,但进程却卡在了实审答复阶段。最终不是答复周期被拉长,迟迟拿不到授权,就是压根儿授不了权。
换句话说,即便加速成功,但只要答复陷入死局,快速授权也根本无法实现。
如何才能缩短答复周期,避免陷入答复死局呢?
关键在于两点:
- 原则上:要未雨绸缪,避免处于被动答复状态;
- 方法上:要做好答复预演,处于主动状态,掌握答复节奏。
PART1 原则
想通过答复“轻松”拿授权,要避免处于被动答复状态
何为被动答复状态?
简单来讲,所谓被动答复状态,是指申请人只能被审查员引导来答复,而不能反过来引导审查员。
我们举个例子来辅助大家理解。比如审查员在第一次审查意见通知书中,检索到几个对比文件,否定了独权特征的创造性。
此时最常见的有两种答复思路,一种叫做“否定之否定”,也就是找到新证据直接抗辩审查员“没有创造性”的否定意见。另一种叫做“穷则变,变则通”,也就是直接将说明书里其他的技术特征提到原独权,成为新的独权。
大多数申请人其实只有第一种选择——硬辩,因为他们的说明书里没有更强的技术点,这种答复方式只能让申请人被限制在原权利要求的框架内,进行有限的抗辩,处于完全被动的状态。
第二种选择看似更好一点,但实际上也很被动。因为审查员很可能在后续的审查意见中继续否定新提的技术点,直到没什么可提的了,这就又回到第一种情况上来了,因此也没有改变被审查员牵着鼻子走的状态。
在实践中,“否定之否定”和“穷则变,变则通”是被动答复状态下两种最常见的答复思路,但是在这两种答复思路下,通过答复授权会非常吃力。
即使成功,授权周期很可能被拉长。
在实践中,为了找到相对合适的抗辩内容去答复审查员意见,申请人往往要费时费力地寻找证据。即便找到并提交了证据,审查员可能也会对证据提出质疑,这样就很难一次性说服审查员。并且后续可能还会有多次被动答复的情况出现。
如果经过和审查员多轮拉扯,还不能说服审查员,答复就会陷入死局,最后收到“驳回决定”也难说。退一步讲,专利即使获得授权,也是在很长答复周期的来回抗辩中拿下了授权,这样的授权拿得非常艰难。
因此,想要缩短答复周期,从原则上,一开始就要避免处于被动答复状态。
PART2 方法
做好答复预演,处于主动状态,掌握答复节奏
何为主动状态?
所谓主动答复状态是指,申请人除了直接抗辩和接受以外,还有其他退路。也就是将“否定之否定”与“穷则变,变则通”两种思路相结合的综合答复思路。
在综合答复思路下,申请人可以提前在说明书中隐藏更有创造性的技术特征,然后在答复时,主动从说明书中上提这个创造性更强的技术特征到权要,同时找到证据对审查意见提出抗辩,迫使审查员回应抗辩,更重要的是迫使审查员考虑新的审查方向,防止答复陷入死局。
那么,综合答复思路具体要怎么做呢?
——未雨绸缪,做好答复预演。
所谓答复预演是指:在撰写申请文件之前,结合技术方案的创造性内容,预估审查员可能的质疑方向;基于评估情况来考虑权要技术特征的布局,并提前规划好答复策略,答复留条退路。
答复预演时,还可以结合现有技术,对技术方案中关键技术的创造性强度进行评估。
如果创造性内容的创造性强度较高,此时可以有选择性地将该关键技术的部分特征先放在说明书中,不在权要中体现。后续根据审查员的审查意见,再决定是否上提这部分技术特征。如果审查意见较难抗辩,可以选择上提这部分技术特征,再辅以抗辩,让申请人处于主动状态,有利于缩短答复时间。
更多的话
看到这里,有人可能会疑惑,为什么要把更有创造性的技术点隐藏在说明书里,而不是一开始就提到独权呢?这样授权的可能性不是更高吗?
其实,这跟中国专利审查实务的特色有很大关系,我们往期发布的文章有介绍,可点击阅读:《中国专利申请想快速授权,有哪些答复技巧?——揭秘如何缩短答复周期》
总而言之,快速通过审查答复环节的关键在于未雨绸缪,通过答复预演等方法,主动引导答复进程,避免陷入死局。这不仅能缩短答复周期,也有助于提高授权的成功率。