本系列通过对美国专利申请失败案例的分析，帮助读者了解：

• 哪些问题会阻碍美国专利授权
• 如何让美国专利申请能低风险授权

你身边是否有人遇到过这样的困境：国内专利授权了，申请美国专利却失败了？

今天案例的主角，拿授权的实用新型专利和发明专利申请美国专利，本以为“稳赢”的局面，然而却在美国专利申请中遇到了诸多问题，最终导致失败。

让我们一起来看看他的遭遇和他所面临的挑战。

授权优先权的申请过程

本案例的美国申请（申请号：US20210316060A1）是以授权的发明专利和实用新型专利作为优先权。

以下是优先权的基本信息：

• 优先权-实用新型：没有任何审查意见，直接授权；
• 优先权-发明：因为新创性产生两次OA后拿到授权；
• 涉及到的对比文件：2件已经公开的中国专利申请。

以优先权递交的美国专利申请过程

美国专利是将两个优先权直接合并翻译后申请的。申请人在美国专利和商标局（USPTO）下发第2次审查意见之后，直接放弃继续争取该美国专利：

• 第一次审查意见（NFOA）指出：部分权利要求存在112问题、所有权利要求均存在103问题；
• 第二次审查意见（FOA）指出：所有权要仍存在103问题；
• 涉及到的对比文件：5件已经公开的美国专利申请。

中美撰写质量要求差异所引发的问题

值得一提的是，中国优先权没有任何撰写问题，但美国却指出存在112问题。

在美国，可能引发112问题的原因不止一个，那该申请具体触发了美国哪类112问题呐？审查员主要指出部分涉及功能性语言的权利要求不满足35 USC 112(f)。单从112问题的类型来看，该申请人是幸运的，因为112(f)相对比较好克服。

关于什么是美国112问题，可以查看往期发布文章：《美国专利112问题频发，112法条中到底规定了什么？——详细解读行业黑话“美国112问题”》（点击阅读）。

中美新创性审查差异所引发的问题

申请人在答复过程中虽然克服了112问题，但是该申请最终还是被驳回了，究其原因，竟然是败在了申请人认为应该没有问题的创造性上。事实是，在两次答复的过程中，申请人均没有克服审查员指出的103问题（即创造性问题）。

为什么中国优先权授权了，基于该优先权申请的美国专利却因为创造性被拒之门外？

首先，需要注意的是，美国专利系统不设有“实用新型专利”，如果你用国内实用新型专利申请美国专利，只能转化为美国的发明专利申请。

基于笔者的经验，中国的“实用新型专利”进入美国，创造性是大问题。

如果有发明专利，那这个实用新型专利就没什么作用。当然，也有可能是因为该发明专利和实用新型专利之间的技术相关度较高，所以申请人选择将两者合并来申请海外专利。

可能普遍的认识是：中美对发明的创造性要求是差不多的。但却忽略了中美在新创性问题上审查实务的差异。

这个案子就是证明。

就如前面我们所总结的，国内申请和美国申请的对比文件完全不同，审查员审查时所用的对比文也有明显的地域倾向性，而且也能看出，美国审查检索力度更大，这就可能会导致审查结果的差异。

我们往期文章中也说到，即使国内授权了，很可能进入美国后经不起更全面的检索；或者国内公开的文件没有，并不代表国外没有公开。

关于中美新创性审查差异，可以查看往期发布文章：《同一技术的创造性，为何美国却给出了与中国专利完全相反的审查结果？——揭秘美国专利创造性审查的特点》（点击阅读）。

其实，看看优先权中发明专利的授权权要（独权1的技术特征）会发现，申请人在进入美国之前如果做了评估和相应的风险防御，结果会完全不一样。

发明专利的授权权要（注：粗体部分是申请权要基础上额外的特征）：

1.一种基于图像识别的引流监控系统，包括：

至少一个视频采集装置，用于获取引流液的视频流数据，所述视频采集装置包括对准引流容器的第一视频采集装置以及对准引流管的第二视频采集装置，所述视频流数据包括来自所述第一视频采集装置的第一视频流数据和来自所述第二视频采集装置的第二视频流数据；

图像处理模块，其与所述第一视频采集装置连接，用于接收所述第一视频流数据并对所述第一视频流数据进行处理，以获得所述引流液的引流量、颜色及浑浊度，并且，所述图像处理模块还与所述第二视频采集装置连接，用于接收所述第二视频流数据并对所述第二视频流数据进行处理，以获得所述引流液的颜色及浑浊度；以及监测模块，其与所述图像处理模块相连接，用于接收并监测所述引流液的颜色、浑浊度及引流量，并基于所述引流液的引流量数据计算流经引流管的引流液的流速；

其中，所述图像处理模块包括：

• 图像采样模块，用于从所述第一视频流数据中提取第一关键帧图像，并且从所述第二视频流数据中提取第二关键帧图像；
• 颜色提取模块，用于分别对所述第一关键帧图像和第二关键帧图像进行图像识别，提取所述关键帧图像的色彩信息；
• 浑浊度检测模块，用于分别对所述第一关键帧图像和第二关键帧图像进行处理，确定所述引流液的浑浊度信息；
• 引流量读取模块，用于对所述第一关键帧图像进行图像识别和增强处理，读取所述第一关键帧图像中所述引流液的液位线的刻度值信息；
• 其中，所述图像采样模块配置为基于所述色彩信息和/或所述浑浊度信息的变化而调整从所述视频流数据提取所述第一关键帧图像和所述第二关键帧图像的采样率。

鉴于中国无法查询答复文件，大致推断粗体部分特征为中国发明审查员认可的新创性的技术点。

但如果你熟悉图像识别领域，可能对粗体部分特征的创造性有基本判断，会认识到这样的权要在美国审查中风险很大。

其实，面对这样的中国授权专利，建议申请美国专利前做好授权前瞻性评估以及采取相应的防御措施（即强化创造性）。

结语

不管中国专利是否授权，在进入美国之前都不要过于自信。

即使通过了国内审查的重点（即，新创性），也可能过不了美国审查员的关。更别说，美国还会严格审查其他问题。

我们会持续解读美国专利申请授权失败的案例，欢迎关注。