在美国专利申请中,如何基于 续案 扩大保护范围?
在美国专利申请中,如何基于 续案 扩大保护范围?
- 前言
大家都知道海外专利申请之路是困难重重的,随时可能因为各类原因,导致申请效果不佳。那么,有没有什么方式可以解决呢?答案当然是有的,不同的方面,方式也有不同。
我们本次就先聊一聊:对于美国专利申请,如何争取足够大的保护范围,保证专利价值?
在这里,我们不得不提到” 续案 制度“这个关键武器,巧妙地运用将可以事半功倍,水到渠成。
另外,在之前的文章中,我们也曾从苹果专利案例出发,简述了续案对于申请人/企业的重要性以及如何运用。大家如果感兴趣,可以戳下方链接详细阅读:《从苹果公司的案例出发,看美国专利中的续案如何运用》
什么是续案制度
首先,在回答问题之前,我们要搞清楚什么是续案制度。
“续案”是指延续前案的申请。在美国专利申请中,申请人可以基于最先递交的原始申请(即母案)提出续案申请,也可以针对已经递交的续案申请提出进一步的续案申请。在基于同一份母案派生出的所有申请中只要有一份尚处于未决期间,申请人都可以继续递交续案申请。续案申请可以享有母案的申请日。
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如何基于续案扩大保护范围?
接下来,我们结合导致专利申请的保护范围过小的几种常见、典型的情况,具体说说如何基于续案扩大美国专利申请的保护范围。
第一种,撰写问题导致的范围受限
这种情况的产生,可能是由于撰写过程中的各种原因(如:撰写水平、其他原因考虑等),在权要中加入了一些不必要且具有限制的特征,从而导致保护范围受限。对于这种情况,将授权独权中不必要且具有限制的特征删除,并基于修改后的权要申请续案即可。
说起来可能比较简单,但是这种情况对于国内申请人是普遍存在的。国内申请人大部分是找国内代理所递交国内申请,然后基于国内申请递交美国申请,但是国内代理所的质量参差不齐,而且撰写方式可能并不一定适用于国外,最终撰写的质量并不符合海外申请的高质量,其范围也受限了。
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第二种,撰写时认定的发明点和审查时审查意见认定的发明点不同,导致最终授权的权要范围受限
这一情况的出现原因也有很多,比如:申请人对现有技术的了解程度、审查员的检索能力、审查员对领域技术的熟悉程度等。
如果审查员不认可申请人认定的发明点,经过审查员的审查和申请人的答复后,原独权的方案和授权独权的方案不仅技术特征存在不同,甚至解决的技术问题也可能存在不同。对于授权独权,审查员认定的发明点可能不需要依赖原独权中的某些特征,这些特征可能会影响独权的保护范围,甚至很容易被竞争对手规避,影响权要的后续使用价值。此时,可以通过申请续案来解决这一问题。续案中,仍然以审查员认定的发明点撰写独权,但是去掉那些对于该发明点而言不必要的内容,便可以获得保护范围较大的独权。
特别的,如果某个从权在审查过程中被认为有创造性或者抗辩空间很大,而该从权进一步限定的内容(简称“附加内容“)不需要依赖于审查员认定的发明点,那最终该从权授权时,审查员认定的发明点反而成了该从权不必要的限制。此时,也可以通过续案来弥补。
例如:某申请的从权2和3都是可授权权要,而且两个从权之间并无依存关系,申请人将从权3提至独权1,最终授权权2保护的技术中包含了权3,并未对权2单独保护,授权权2的保护范围受到了限制。此时,可以以权2为独权,申请续案。
当然,还有其他情况导致最终授权权要范围过窄。比如:如果以国内授权的专利申请为优先权落地美国,同时提交了PPH加速,此时美国申请需要基于国内授权的权要申请,范围也可能被影响。
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如何制定续案方案?
通过上述分析内容可知,想要通过续案这个方式,来扩大授权权要的保护范围是可行的。但是续案并不是将授权权要简单删减、修改即可递交续案,对于如何删减、如何修改,则需要根据授权文件和审查意见进行专业解读和详细分析,才能制定合理的续案方案。下面结合几个案例进一步说明如何制定续案方案。
案例1
某一申请人申请的一种电力装置的发明专利,母案递交时的权利要求书中:
- 权1:(1)装置上附着多层涂层,每个涂层上设置有通槽;(2)通槽的尺寸和材质。
- 从权4:引权1,限定了在涂层上通槽的第一种排布方式:通槽包括第一通槽和第二通槽,第一通槽和第二通槽交错排布;
- 从权7:引权1,限定了在涂层上通槽的第二种排布方式:通槽包括第三通槽,且第三通槽呈嵌套结构。
第一次审查意见认为:权1无创造性,权4和权7是可授权的权要。申请人在答复时将权4提至权1,并获得了授权。
续案分析:权4和权7限定的技术内容之间并无依存关系,通槽的排布方式可以是第一种和第二种的任意一个,也可以两种都包含。但是当前授权权要中,第二排布方式需要与第一排布方式一起,未对第二种排布方式单独保护。因此,可以基于通槽的第二种排布方式构建独权申请续案,这样单独的第一排布方式、单独的第二排布方式和两种结合的排布方式,通过母案和续案都得到了保护。
此外,涂层上通槽的分布方式不需要依赖通槽的尺寸和材质(即,权1的(2)),在审查员认可了权7的创造性的情况下,可以去掉权1的(2),尝试争取更大的保护范围。
案例2
某一申请人申请的探测器诊断的专利,母案授权的权1包括:
(1)探测装置接收辐射,并基于该辐射发生多个事件,其中,探测装置包括生产辐射的闪烁体;
(2)探测器产生与多个事件相关的电信号;
(3)基于事件的A谱线确定电信号参数,并基于电信号参数判断探测器的状态。
根据审查意见,审查员认定的发明点在于:基于事件的A谱线确定电信号参数以确定探测器的状态(即,权1的(3)),并且通过检索发现,探测装置接收辐射发生事件已在对比文件中公开,即权1的(1)为现有技术。
续案分析:本案发明点在于基于事件的A谱线确定电信号参数,而对于发生多个事件的辐射并未做限制,即,并不限制于接收闪烁体的辐射,还可以由其他辐射源产生。因此,闪烁体属于不必要的技术特征,限制了独权的保护范围。可以通过续案,将闪烁体从权1中删除,以扩大保护范围。
案例3
某一申请人申请的一种图像重建方法,母案授权权1包括:
(1)获取图像数据和加权窗口,加权窗口对应扩展窗口;
(2)基于图像数据和加权窗口确定分析数据;
(3)基于分析数据确定重建函数,重建函数包括B模型和正则项,其中,正则项中的C模型基于扩展窗口确定;
(4)基于重建函数重建目标图像
在撰写时,母案以发明点1:基于扩展窗口确定用于重建图像的正则项;发明点2:基于加权窗口确定重建函数从而进行重建图像,构建独权。
根据审查意见,审查员认可了发明点2,而发明点1的相关内容已在对比文件中公开。
续案分析:由于发明点1为现有技术,放到独权反而限制了对发明点2以及基于发明点2构建的从权的保护范围,因此,可以将发明点1从独权中删除,以扩大对发明点2的保护范围。更具体的,正则项基于扩展窗口确定的相关特征可以删除。
总结
通过本文,我们就可以充分回答最开始那个问题:对于美国专利申请,如何争取足够大的保护范围,保证专利价值?
积极地通过续案申请去扩大对专利的保护范围,争取更多的专利权利,提高专利价值。但是,具体如何构建独权申请续案,需要认真研究,否则随意制定续案方案,不仅无法实现扩大保护范围的目的,还会浪费时间精力,弄巧成拙。因此,专利申请人与代理人需要充分理解并适当利用美国的续案制度,制定合理的续案方案并及时提交续案,以确保对专利的充分保护,保持优势的市场竞争地位。
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