先申请的中国专利或PCT,如何助力加速后申请的美国专利?——走PPH通道就行?远远不够
先申请的中国专利或PCT,如何助力加速后申请的美国专利?——走PPH通道就行?远远不够
经常会有国内客户咨询:“美国专利申请能否快一点?我着急拿美国专利权……”
这时我们一般会进一步询问客户:“您是否已经申请了PCT或国内专利?”
之所以要问这个问题,是因为针对海外专利申请加速,如果已经申请了PCT或国内专利,就有PPH这一途径可以运用。
那是否先申请了PCT或中国专利,就一定能通过PPH来提速后申请的美国专利呢?
显然不是。
一、什么是PPH?
PPH是一种在各国专利审查机构之间开展的专利审查高速公路(Patent Prosecution Highway)项目,旨在让申请人实现“一国授权,多国加快”。
具体是指申请人在首次申请受理局(Office of First Filing, OFF)提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权利要求被确定为可授权时,便可以此为基础向后续申请受理局(Office of Second Filing, OSF)提出加快审查后续申请的请求。
需要注意的是,PPH并非是各国在实体问题上相互承认审查结果的机制,而仅仅是一种便利申请人的加快审查机制。各国仍旧要对具体的专利申请按照本国专利法进行实质审查或者履行其他的审查程序。
基于所使用的审查结果的类型,PPH可以分成常规PPH和PCT-PPH两种。
常规PPH
常规PPH指的是申请人在OFF申请的优先权期限内,以巴黎公约途径进入到OSF,而后在满足一定条件下对OSF申请提出加快审查请求。
常规PPH是依据国家或地区的审查结果。
PCT-PPH
PCT申请在国际阶段得到具有可专利性的肯定书面意见或者国际初步审查报告后,申请人可在PCT申请进入国家阶段后申请加快审查。
PCT-PPH是依据PCT国际阶段的国际检索报告。我们往期发布了一篇关于PCT国际检索报告作用的文章:《PCT的国际检索报告真的有用吗?》(点击阅读)。
二、提交PPH请求的条件
申请PPH,什么时间都可以?
错误。
提交PPH请求需要在申请实质审查开始前。换句话说,PPH的请求需要发生在第一次审查意见下发之前。
但美国专利及商标局(USPTO)不会发出进入实质审查阶段通知书。如果计划通过PPH加速,一旦PCT或中国专利申请有授权前景就要尽早行动。
申请PPH,对申请文件需要处理吗?
当然需要。
请求PPH加速时,提交的权利要求需要与PCT或中国专利申请中可授权的权利要求实质对应。
这里的实质对应简单理解包括两种情况:
- 保护范围一样:PPH提交的权要与PCT/中国专利申请可授权完全一样。
- 保护范围更窄:PPH提交的权要可以在PCT/中国专利申请可授权权要基础上增加特征。
这也很容易理解,PPH加速的前提是在先申请有授权前景,那加速肯定是基于有授权前景的权要内容进行;如果向OSF请求加速审查比OFF申请范围更大的权要,也违背了PPH制度成立的初衷。
此外,还需要注意的是,不能加入与被认可权要不同主题的权利要求,这种不属于实质对应。例如,如果被认可的是方法权要,但在PPH申请时加入了包括相应设备的权要,就属于非实质对应。
三、PPH加速美国申请的最强辅助
由于PPH加速是建立在PCT或中国专利申请有授权前景的基础上,这可能会使一些申请人对美国专利申请的结果过于自信。
事实上,即使通过了PPH加速,美国专利仍然有授权风险的。原因在于,中国和美国在专利审查实操上存在差异。
特别是客体问题(即,美国101问题)。
美国对于客体问题审查的严格程度远高于中国。如果完全按照授权了的中国权要去准备和加速美国申请,有些时候可能与美国审查要求不匹配,导致无法拿到美国的专利授权。
在中国拿到授权,最后在美国却因为客体问题迟迟不授权的情况比比皆是。
有客体问题风险的中国专利申请或PCT,在进入美国时,务必要做好防范措施,按照美国专利的写法调整撰写方式或增加能够克服客体问题的技术内容。
你可能会问:“这会违背PPH申请,权要与PCT/中国专利申请实质对应的要求吗?”
如果真的担心会违背,可以至少将调整或增加的内容放在说明书,通过答复克服。但是如果连说明书都不做准备,答复时会无计可施。
当然,美国112问题也要重视。
美国112问题简单来说就是说明书支撑问题或一些形式问题。
虽然美国112问题大部分情况能通过答复克服,对授权的威胁没有101问题大,但是如果你本来可以直接拿授权,却因为美国112问题下了OA,这会直接影响你的美国专利授权周期。
此外,创造性风险也要考虑。
虽然具备PPH加速条件代表着你已经顺利过了中国审查员这关或国家检索报告这关,但是这不意味着你能过检索力度更强的美国审查员这关。
特别是,基于PCT有授权前景提出PPH请求的情况。这种美国专利申请在国家阶段被指出新创性问题的情况非常常见。关于此点,我们往期发布了一篇关于PCT普遍认知误区的文章:《PCT的国际检索报告真的有用吗?》(点击阅读)。
不管是哪种问题,都需要在准备美国专利申请时就做好提前预防。
注意这里不是提PPH申请的时候启动预防,而是一开始申请美国专利时就需要做好准备。因为请求PPH加速时是不允许往说明书中增加新内容的。而101问题、新创性问题基本都需要增加新内容才能有效预防。
所以,PPH加速美国申请的最强辅助,就是进入美国时提前预防。
结语
即使先申请的PCT或中国申请有了肯定性的审查结果,PPH也并非能够完全保证后申请的美国专利被顺利加速授权。
要想成功加速美国专利,一方面要注意提交PPH请求的时间限制,同时也要要求美国专利代理人具备专业的PPH请求实操,提交一份足够正确的PPH加速文件。
最重要的是,切莫忽视中美专利审查实操上的差异。在进入美国时提前做好预防,才是助力PPH加速的关键。