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优先权或者PCT底子不好,海外申请还有改变的机会吗?

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优先权或者PCT底子不好,海外申请还有改变的机会吗?

“准备通过巴黎公约申请海外专利,但由于先前的优先权申请写的不够好,担心被竞争对手钻空子怎么办?”

“计划基于PCT落地美国,但是撰写PCT申请的代理所水平不高,PCT申请的质量不好,美国申请还有回转的余地吗?”

以上问题,是国内企业在申请海外专利的时候,总会向我们咨询的内容。其实,这些问题的关键主要是“质量基础不够”,即:PCT申请/优先权申请质量不高。当企业想要拓展海外市场,打开国际发展口径的时候,这个质量就显得尤为重要。质量地基没打好,很容易在实际使用过程中出现问题。

曾经,笔者遇到过这样一个实例:A公司已经向中国申请授权了一种机械装置专利,又基于此申请提交了PCT想要落地美国,然而美国审查员却认为该专利的说明书未能清楚、完整地说明技术方案,最终导致该申请被驳回。对于此项专利的海外申请上,A公司投入了大量的心血和成本,却因为“质量基础不够”而失败。这一案例深刻的说明了:PCT申请/优先权申请质量的重要性。

我们提供免费咨询服务,为您的企业预防、评估PCT申请/优先权申请质量问题。期待您的垂询。

然而,很多企业在实际运营过程中,已经存在了这类的质量问题,那还有补救措施吗?还能落地海外吗?

答案是:通过合理的补救途径,依旧可以高质量落地。

首先,我们要了解所谓PCT申请/优先权申请质量不高,主要可以分为三个大方面的原因:

  1. 原始技术内容充分说明,但是权要构建不好、说明书存在明显错误等;
  2. 原始技术内容说明存在偏差或者未说明完整、说明书支撑不够、描述不准确等;
  3. 未考虑到后续分案或者续案,没有在原始技术内容基础上充分扩展。

对于以上情况,我们需要对其内容进行调整,同时会涉及到落地方式的选择

1、对于第1种情况,不需要加入新的内容,基本任何一种落地方式都是允许的;

2、对于第2种及第3种情况,是需要加入新的内容才可以进行补救。该补救措施会让内容修改超出优先权或者PCT的范围,此时就需要选择合适的落地途径。

接下来我们针对不同的落地途径来介绍如何进行补救。

一、巴黎公约途径中的补救途径

巴黎公约途径并不限制对于优先权的修改。在提交落地申请之前,申请人可以根据需求,在优先权文件的基础上进行完善或修正,将完善或修正后的优先权文件作为落地其他国家的申请。此时的修改非常灵活,可以加入原优先权文件中没有的内容,但是,对于新加入的部分不享有优先权,即不能以优先权的申请日作为落地申请的申请日。

所以,如果通过巴黎公约途径进入海外,优先权不论出现哪种问题,都可以补救

二、PCT途径中的补救途径

PCT途径分为国际阶段和国家阶段。在这两个阶段,申请人均有主动修改的机会:

  • 在国际阶段,根据《PCT条约》第19条和第34条规定,一份PCT申请可以有两次修改机会。申请人可以针对国际检索报告或书面意见修改全部申请文件,例如,申请人可以增减附图,调整附图与说明书对应等,此时的修改不应超出国际申请提出时公开的范围。
  • 在国家阶段,按照《PCT条约》第28条和第41条,申请人应有机会在规定的期限内,向每个目标国的国家局提出对权利要求书、说明书和附图的修改。修改不应超出国际申请提出时公开的范围,除非目标国的本国法允许修改超出该范围。

从上述规定可以看出,在PCT国际申请阶段,可以对申请文件进行修改,但修改是有限度的。这种有限的修改往往不能涉及说明书的实质内容,也就是说,此时的修改不能加入新的内容,难以补救第2种及第3种情况

那么,当PCT落地到具体国家时候,可否加入新的内容呢?

这需要结合具体国家的规定来确定。

  • PCT落地美国

美国,作为一个专利申请大国,在修改方面的规定对申请人来说相对友好,允许申请人在落地时进行实质性修改,加入新的内容。但是前提需要选择合适的途径。目前,PCT可以采用两种方式落地美国:

1、371途径

371途径即传统的PCT进入国家阶段的途径,通过371途径对申请进行修改不可以超出原PCT申请的公开范围。 如果修改时加入新的主题(New Matter), 就会收到审查员的驳回意见。

2、Bypass Continuation途径(又称旁路途经)

首先介绍下Bypass Continuation途径的申请过程。以Bypass Continuation Route方式递交申请时,申请人要先向PCT国际专利申请受理局(例如,中国国家知识产权局)提交PCT国际专利申请,再以PCT申请为母案,向美国专利商标局提出一件美国延续案(CA)或部分延续案(CIP),该延续申请等价于一个全新的美国申请,不受PCT条约的制约。其中,美国的部分续案制度是允许增加新的内容的,所以Bypass途径可以新增内容。

因此,Bypass Continuation途径可以增加新的内容,申请人如果想补救第2种及第3种情况,就可以通过该途径落地美国。

  • PCT落地其他国家

目前,除美国之外的其他大多数国家和地区,仍旧对超范围修改进行严格的审查,如:欧洲、日本、印度等常见落地国家或地区。根据各国的相关规定,都不允许修改超出原PCT申请的范围。因此,当申请人需要落地这些国家或地区时,需要仔细了解该国或该地区的规定,避免做出超范围修改反致申请无效。

总之,如果不涉及新增内容的非实质修改,不论通过什么落地途径都可以在递交落地申请前,对优先权或PCT进行修改再递交;如果涉及新增内容的非实质修改,想要落地除美国以外的其他国家及地区,最好以巴黎公约落地;如果想通过PCT落地到美国以外的国家及地区,就需要尽量保证PCT的撰写质量,避免造成无法弥补的处境。

如果您也有PCT申请/优先权申请质量不高的问题,或者您想通过途径合理落地海外,

欢迎联系我们,我们将为您提供解决方案。

推荐阅读:

《美国专利申请的部分续案(CIP)制度》

《美国专利-基于续案的定向打击》

https://www.pctpatent.cn/?p=1376

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